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合衆国特許
機能的クレームの実務

アイラ・H・ドナー 著
他の類書と異なり、クレーム文言が具体的に出てきて、このうちのどこが裁判上、審査・審判上争われたのかが手に取るようにわかる。
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合衆国特許クレーム作成の実務
−審決・判例分析から見た明確化要件−
アイラ・H・ドナー 著
友野 英三 翻訳

発行 2006年 5月19日 A5判 576ページ

本体 5,600円(+税)  送料 実費

ISBN4-8065-2745-9

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本書のねらいはつまるところ、合衆国特許という戦場で勝つこと、そのための「力」を養成する一助になることである。合衆国特許権を媒介としたビジネス戦争、これは真剣勝負の場であり、論理と事実が支配するものである。多くの日本企業が、好むと好まざるとに拘らず、今現在これに巻き込まれている。今後も益々多く巻き込まれることになろう。

知財戦争という場で勝つためには、当然のことながら、大変な労力・苦労が必要となる。しかし、その労力も、かけかた、かける方向を間違えると、どんな能力のある人でも勝てない。では勝つためには労力をどういう点にかけたらいいのか。この問いに答えるのが本書である。本書には、知財の世界で、特に合衆国特許という土俵で勝つための最良の武器が埋まっている。本書に真剣に向き合えば、それを掘り出すことができると確信する。

知的財産権訴訟は、ことばと論理を駆使しての真剣勝負の場だ。こうした真剣勝負の場、すなわち裁判の場において、特許クレーム・明細書は敵方のあらゆる攻撃にさらされる。この闘いの記録、その過程で顕示された法的解釈の記録が判例なのである。我々はこの判例からも、あるいは米国人特許のプロが書いた明細書・クレームの用語からも、大いに学ぶことができるだろう。また、学ぶというのも、表に出た形だけではなく、その背後にある法的概念・法的思考自体も学ぶ必要があるし、それらも本書から学ぶことができるであろう。

合衆国特許出願の明細書・クレームを作成するにあたり、英語の語句の選択の勉強にもなるだろう。上述した知的財産の真剣勝負性からすれば、代理人(弁理士、弁護士)サイドに要求されるものは、発明の正確な理解と適正な表現なのであり、そのための明快な指針を本書が与えるものである。



主要目次
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I.明確記載要件への序論
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II.選択肢1:不明確性に関する一応真実性推定立論を攻撃する
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 A.要素1:明細書に照らしてのクレームの解釈
  1.広狭性と不明確性との相違点
  2.明細書で述べた構成要件の欠如
  3.自分のための辞書編纂者としての発明者
  4.特別な意味が明細書で提供されていない限り、クレームは通常の意味に従って解釈される
  5.辞書の定義は最終的ではなく、辞書中の様々なとりうる意味のうちのどれが最も適合するか
   を決定するには常に内部記録を参照しなければならない
  6.構成要素が明細書の中で定義されているクレームの語句は明確である

 B.要素2:当該技術分野における通常の知識
  1.通常の意味、明細書上の意味、または辞書における意味
  2.新しい術語
  3.先行技術に照らして判断されたクレームの明確性
  4.クレームの構造と句読法
  5.一般に認められた科学的な意味を有するクレーム用語は明細書の実施例に限定されない
  6.Request for Comments(「リクエスト・フォ・コメンツ」文書)――辞書と同じではない
  7.審査経過中の主張に基づいて「Producing Heat Energy(熱エネルギーを発生させる)」
   が解釈された

 C.要素3:妥当に定義されていないクレームの文言
  1.先行詞の欠如
  2.クレーム要素の重複記載
  3.機能的構成要件
   a.Distance Sufficient(十分な距離)
   b.Permanently Affixed(永久的に取り付けられた)
   c.合衆国第35法典第112条第6パラグラフに従って起草されておらず、「死角」を作り出す
    場合の純粋機能的クレーム禁止を審判部が復活させた
  4.クレームは先行技術の調査を容易にする必要はない
  5.1つのクレーム用語に複数の定義を使用することは許され、その場合にもクレームは明確と
   判断される
  6.クレームには図表を含めることが許されている
  7.権利請求されている重要なサンプルの調製方法を開示しないことはクレームを不明確にする
  8.クレームの構成要素の繰り返される例示を区別するために使用された「First(第1の)」
   および「Second(第2の)」
  9.2つの異なったクレーム用語は相互に同義語であり得る

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III.選択肢2:不明確性についての一応真実性推定立論に反駁する
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 A.最高裁判所のフェスト(Festo)事件判決に照らして、合衆国第35法典第112条 第2パラグラフ
  に基づく拒絶についての合衆国特許商標庁の方針を明らかにする

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IV.一般的クレーム文言と明確性要件
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 A.相対的用語
 B.数値範囲と値
 C.寸法についての限定要件と組成についての限定要件
 D.択一的表現
 E.例示的文言
 F.否定的な限定要件
 G.化学式
 H.商標または商号
 I.一般的な構造的語法
  1.On(〜上の、〜にいて、〜に接触して)
  2.Removably Coupled(取り外し可能に結合された)
  3.Cabinet(キャビネット)
  4.Plurality of Conductors(複数の導体)
  5.Plurality(複数)
  6.Spaced Apart(隔置された)
  7.Movable Rotatably(回動可能に可動)
  8.Located Below and Generally Parallel(下に位置し概して平行な)
  9.Straw Shaped(麦わら状の)
  10.Deformable Hinge Member(変形可能な蝶番部材)
  11.Integral(一体の)
  12.Elongate Bar(細長いバー)
  13.Substantially Doughnut-Shaped(実質的にドーナツ型の)
  14.Sheet and Sheet-Like(シートおよびシート様の)
  15.Bore(内腔)
  16.Deformation(変形)
  17.Inflated(膨張された)
  18.コネクタ・アセンブリ(Connector Assembly)
  19.権利請求された「Channels」は1つまたは複数のチャネルと解釈された
 J.特定の句(Specific Phrases)
  1.A(1つの)
  2.About(約)
  3.Essentially(本質的に)
  4.Substantially(実質的に)
  5.Similar(類似の)
  6.Type(タイプ)
  7.Comparable, Superior(比較的、優等の)
  8.Incompatible(互換性がない、相反する、矛盾する)
  9.An Effective Amount(実効量)
  10.Sufficient(十分な)
  11.Adjacent(隣接した), Converge(収斂する)
  12.At Least Two(少なくとも2つの)
  13.Computer(コンピュータ)
  14.Encompass(…を含む)
  15.At Least Approximately(少なくともほぼ)
  16.Each of(の各々)
  17.Connected to, Joined, Secured, Coupled(に接続され、結合され、緊結され、 結び付けられ)
  18.Data Column(データ列)
  19.Conductive Liquid-Like Medium(伝導性のある液体様媒体)
  20.Fusion-Bonded(融解接着)
  21.In, Between, Within(中に、間に、内部に)
  22.Across(横切って、向かいに)
  23.Longitudinal Axis(長手方向の軸)
  24.Lateral(横方向)
  25.Anesthetizing(麻酔をかける)
  26.Operable in Response To(に応答して動作可能)
  27.Assembly(組立体)
  28.Adapted(適合した)
  29.To(〜に)
  30.Aperture(開口)
  31.When(〜とき)
  32.Essentially Vertical(本質的に垂直な)
  33.Whereby(一方)
  34.Digital Detector(デジタル探知器)
  35.Permanently affixed(永久的に付着された)
  36.Defined(規定された)
  37.Blade Contact(平板的接触)
  38.Metallization(金属化)
  39.Enlarged(拡大化された)
  40.Timing Circuit(タイミング回路)
  41.Select(選択)
  42.Series of Threads(連続するネジ山)
  43.Uniformly, Substantially Uniform(一様に、実質的に均一な)
  44.Predetermined(所定の)
  45.At Least One(少なくとも1つの)
  46.Located Between(〜の間に配置された)
  47.Selecting One of(〜の1つを選択して)
  48.Continually(継続的に)
  49.Data Block(データ・ブロック)
  50.Position, Location(位置、場所)
  51.Correlated Set(相互関連セット)
  52.Plural(複数の)
  53.Or(または)
  54.Comparing(比較して)
  55.Longitudinal Axis Defines a Length of No Less Than That of a Human Thigh(縦軸が
    人間の太腿の長さを下回らない長さを定義する)
  56.Such As(…等の)
  57.Surround(囲む)
  58.Uniform Flexible Film(均一な可撓性フィルム)
  59.Interface Circuit(インタフェース回路)
  60.Up to About(約〜まで)
  61.Uniform Resource Locator(ユニフォーム・リソース・ロケータ)(URL)
  62.Monitor(モニタする、モニタ)

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V.明確性およびクレームに関連する特殊問題
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 A.前提部分の解釈
  1.前提部分(preamble)がクレームの重要な構成要件を省略している場合であっても、
   クレームは明確である
  2.前提部分のみを記載したクレームは明確ではない
  3.前提部分(preamble)がクレームされた方法の存在理由である場合には、その前提部分
   (preamble)は方法クレームを限定する
  4.前提部分前提部分(preamble)はクレーム解釈のための文脈を構成する
 B.別のクレームの構成要件の引用
 C.クレームの多重性
 D.ハイブリッド・クレーム
  1.「重ね合わせた」および「エンボス加工した」という構造的限定要件とプロダクト・バイ・
   プロセス(製造方法限定製品)形式ではないクレーム
 E.使用方法クレーム
 F.オムニバス・クレーム
 G.人の関与
 H.キットまたは組立体のクレーム
 I.移行句――Comprising、Consisting、Having、Includingの解釈
  1.「約4から約12までの長さを有する」は権利請求範囲を限定する
  2.「Containing(〜を含有する)」は非限定的である(Open-Ended)
 J.「wherein(そこにおいて…するところの、そこで)」節はクレームを限定する要素とされる
 K.方法のクレームは、権利請求どおりの順序に限定されることがある
 L.プロセス/方法のクレームは、複数のステップを記載する必要はない
 M.ジェプソン形式のクレーム


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VI.第112条第1パラグラフと第2パラグラフとの関係
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 A.クレームは発明を実施可能にする必要はない
 B.クレームは記述説明を提供する必要はない

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VII.第112条第2パラグラフと第6パラグラフとの関係
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 A.単一構成要件の「means(手段)」クレーム
 B.第112条第6パラグラフに基づくクレーム解釈
  1.開示された構造が汎用コンピュータである場合におけるミーンズ・プラス・ファンクション
   (機能付手段)クレームの解釈
  2.明細書には何らかの構造を開示することが必要である −− 参照による組込みのみでは不十分
   である
  3.信手段(Communication Means)は「Ready, Set(準備完了、セット)」プロトコルを実行す
   るための対応する構造(Corresponding Structure)である
  4.選択的に受信する手段(Means for Selectively Receiving)は、既知のセレクタの電子的構
   造に対応する
  5.明確性要件を充足するためには構造はクレームに記載された機能に明確に関連付けられていな
   ければならない
  6.対応する明細書中の構造を肉付けするために当業者の知識を使うことが許される
  7.特定の回路が開示されておらず、無限の数の回路構造を使用できる場合、ミーンズ・プラス・
   ファンクション(機能付手段)構成要件は不明確ではない
  8.「変換する手段(Means for Converting)」に対応する構造ではないと判断されたソフトウェ
   アならびに不明確と判断されたクレーム

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VIII.第112条第2パラグラフに規定される明確性要件とRegards(〜であると考える)要件との関係
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 A.出願人が発明であると考える主題
 B.特許取得の重点が以前には重要と見なされていなかった特徴に移った場合
 C.非自明性の証印(indicia)を示すものとして出願後に発見された証拠を提出する場合
 D.出願人が発明であると考えたものであると推定されるサブコンビネーション・クレーム
 E.出願人が発明であると考えるものに審査中は主観的意図が意味を持つこともあるが、訴訟では
  あり得ない



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