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第１章　米国の法制度と特許法
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１．制定法と判例法
２．法律の優先順位
３．コモンローと衡平(エクイテイ)裁判所（equity　courts）
４．裁判所の判断手法

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第２章　主な特許関係の訴訟の流れ
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１．特許商標庁の特許性に関する決定に対する不服の訴え
２．特許侵害訴訟
参考１：特許商標庁の長官の行なった手続きに関する決定に対する不服
参考２：特許法の審判および裁判に関係する条文
（１）第134条　審判・インターフェアランス部への審判請求
（２）第141条　CAFC(連邦巡回控訴裁判所)への控訴
（３）第145条　特許取得のための民事訴訟
（４）第146条　インターフェアランスの場合の民事訴訟
参考３：CAFC(連邦巡回控訴裁判所)について
（１）目的
（２）管轄
（３）前身
（４）審理の方法およびルール

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第３章　米国特許法の基本的考え
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１．学術(science)と有益な技芸 (useful arts)の促進
（１）憲法に基づく特許法
（２）特許法の目的とその達成手段
２．発明は個人財産
参考：日米特許制度の基本的な考えの違い

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第４章　発明の特許性
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１．第101条:　特許対象発明 (Invention Patentable)
[１]　条文
[２]　説明
[３]　主な判例
（１）自然の微生物（バクテリア）の特性の発見の特許性を認めなかった
　　　判例：Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Inoculant Co.
（２）人工のバクテリアの特許性を認めた判例：Diamond v. Chakrabarty
（３）アルゴリズム自体の特許性を否定した判例：Gottschalk v. Benson
（４）請求項の一部にコンピューターの計算式が含まれている発明を特許対
　　　象とした判例 ： Diamond v. Diehr
（５）ビジネス関連発明の特許性を認めた判例：State Street Bank & 
　　　Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.

２．有用性 (utility)
[１]　説明
[２]　主な判例
（６）化学分野のプロセスクレームは、プロセスにより製造される物質の有
　　　用性を開示する必要があるとした判例　：　Brenner v. Manson
（７）クレーム発明の有用性(用途)が明細書に記載されていなかったケース
　　　：In re Fisher
（８）明細書に記載の機能（有用性）が否定されたケース ： Fregeau v.
　　　Mossinghoff

３．第102条 : 新規性および特許を受ける権利の喪失　（Conditions for
　　patentability; Novelty and loss of Tight to Patent）
[１]　条文
[２]　説明
 [2]-1 第102条の位置付け
 [2]-2 第102条(a)項
 [2]-3 第102条(b)項
 [2]-4 第102条(e)項
 [2]-5 第102条(f)項
 [2]-6 第102条(g)項
[３]　主な判例
 [3]-1 予想性（Anticipation）
（９）既知の組成物の新しい特性を発見しても、特許性には関係ないことを示し
　　　た判例　：　 Titanium Metals Corp. of America v. Banner
（10）固有の原理　（Doctrine of Inherency）の考え方を示した判例　：
      Continental Can Co. USA, Inc. v. Monsanto Co.
（11）予想性の場合、先行文献は発明と類似の技術分野でなくてもよいとした
　　　判例　：　In re Schreiber
 [3]-2 第102条(a)(b)項 関係　（刊行物：Publication）
（12）大学の図書館に置かれた博士論文が刊行物と認められたケース：
　　　　Inre Hall
（13）大学の図書館に置かれた論文が刊行物と認められなかったケース：
        In re Cronyn
 [3]-3 第102条(b)項関係（グレースピリオド）
（14）発明者に出来るだけ早く出願することを進めている判例 ：Pennock v.
　　　　Dialogue
 [3]-4 第102条(b)項関係（販売）
（15）‘販売日’の定義を明確にした判例　：Pfaff v. Wells Electronics
　　　Inc.
（16）販売があったかどうか‘販売日’の定義にしたがって判断したケース ：
　　　Group One, Ltd. v. Hallmark Cards, Inc.
 [3]-5 第102条(b)項関係　（実験的使用(experimental use)　
（17）実験的使用の考えを導入した判例：　　City of Elizabeth v.
　　　　American Nicholson Pavement Co.
（18）実験的使用とは認められなかったケース　：In re Smith
 [3]-6 第102条(b)項関係（発明者／あるいは第三者による使用：public　use）
（19）出願前に発明者自身で使用していたと判断されたケース：Egbert v.
　　　Lippmann
（20）出願前に発明者は使用していなかったと判断されたケース： Moleculon
　　　Research  Corp. v. CBS, Inc.
（21）出願前に第三者が使用していたと判断されたケース　：Eolas
　　　Technologies Inc. v. Microsoft Corp.
[3]-7 第102条(b)項関係　（秘密使用：secret　use）
（22）製法を秘密にしていた状態で、その製法で製造した製品を販売し、その
　　　後、製法特許を出願したケース（発明者自身による製造、および、販売）：
　　　D.L. Auld Co. v. Chroma Graphic Corp.
（23）製法を秘密にしていた状態で、その製法で製造した製品が販売され、そ
　　　の後、製法特許が出願されたケース（第三者による製造、および、販売）：
　　　W.L. Gore & Associate v. Garlock, Inc.
 [3]-8 第102条(e)項関係
（24）出願がいつ先行技術となるか基準日を示した判例（後にこの判例の概念
　　　が法典化され第102条(e)項が規定された。）：　Alexander Milburn Co. v.
　　　Davis-Bournonville Co.
（25）第102条(e)項において、優先権主張の特許出願の先行技術としての後願
　　　排除機能の判断基準日を米国出願日とした判例(ヒルマードクトリン)　：
　　　Inre Hilmer
 [3]-9 第102条(g)項関係　（インターフェアランス）
 [3]-9-1 着想(conception)
（26）着想日が証明されていないと判断されたケース：Gould v. Schawlow
（27）“DNA（あるいは化学物質）の着想”に関するケース：Fiers v. Revel
 [3]-9-2 発明の実施 (reduction to practice)
（28）‘発明の実施’の証明のためにどの程度実験すればいいのか示している判
　　　　例　：Scott v. Finney
 [3]-9-3 正当な努力 (reasonable diligence)
（29）‘正当な努力’の証明が不十分と判断されたケース：Gould v. Schawlow
（30）発明者の主張する‘正当な努力’が出来なかった理由が認められなかった
　　　ケース：Griffith v. Kanamura
 [3]-10 第102条(g)項関係　（放棄／隠蔽／秘密）
（31）出願が可能な時点から実際の特許出願まで4年経過したケース：
　　　Peeler v. Miller
（32）先行技術（先行発明）は特許出願されておらず、また、一時期隠蔽／あ
　　　るいは秘密にされていたケース　：Apotex USA, Inc. v. Merck & Co., Inc.
 [3]-11 補強証拠　(Corroboration)
（33）被告側の証人が全て被告の関係者であり、‘口頭’でのみ被告が発明した
　　　ことを証言したケース　：Woodland Trust v. Flowertree Nursery, Inc.
（34）被告が第三者(企業)が先に発明していたことを証明するため、第三者
　　　(企業)の従業員に証言させたケース：Thomson, S.A. v. Quixote Corp.

４．第103条：非自明性　（Non-obviousness）
[１]　条文
[２]　説明
[３]　主な判例
（35）第103条(自明性)の考えを示した判例　：Hotchkiss v. Greenwood
（36）自明性の具体的な判断手法を示した判例　： Graham v. John Deere
　　　Co. of Kansas City
（37）複数の先行文献を組み合わせる際の考えを示した判例　：KSR Int’l
　　　Co. v. Teleflex Inc.
（38）先行文献が発明と類似の構成であっても、発明の構成と逆のことを教
　　　示(teach away) しているケース　：In re Gordon
（39）先行文献が‘類似’かどうかの判断基準を示している判例：
　　　In re Clay
（40）一つの引用文献は類似(analogous)の技術分野ではなく、2つの引用文
　　　献を組み合わせることは出来ないと判断されたケース　：
　　　In re Oetiker
（41）‘課題’を発見した発明のケース：
　　　Eibel Process Co. v. Minnesota & Ontario Paper Co.
（42）予期しない効果を有し、また、業界の定説に反してなされた発明のケ
　　　ース：United States v. Adams
（43）商業的成功を認められたケース　：Hybritech, Inc. v. Monoclonal
　　　Antibodies, Inc.
（44）第102条(e)項の先行文献は第103条の先行文献となると判断した判例
　　　：Hazeltine Research, Inc. v. Brenner

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第５章　明細書の記載要件
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１．第112条：明細書(Specification)
[１]　条文
[２]　説明
[３]　主な判例
[3]-1 実施可能要件（enablement）関係
（45）当業者が発明を実施したことで実施可能要件（enablement）を満足して
　　　いると判断されたケース　：    Eibel Process Co. v. Minnesota & 
　　　Ontario Paper Co.
（46）発明者が発明を実施するのに必要なトレードシークレットを開示しな
　　　かったケース：Flick-Reedy Corp. v. Hydro-Line Mfg. Co.
（47）実施可能要件の考え方を示した判例　：In re Cortright
[3]-2 発明記載要件(written description)関係
（48）‘図面’のみでも発明記載要件を満たすと判断されたケース：Vas-Cath
　　　Inc. v. Mahurkar
（49）発明記載要件の考え方を示した判例　：Gentry Gallery, Inc. v.
　　　Berkline Corp.
[3]-3 ベストモード(Best Mode）関係
（50）ベストモード要件の考え方を示している判例：Chemcast Corp. v. Arco
　　　Industries Corp.
（51）ベストモードに関する過去の判例を纏めた判例：Bayer AG v. Schein
　　　Pharmaceuticals, Inc.
[3]-4 クレーム関係
（52）クレーム解釈における裁判所の役割を示した判例：Chef Am., Inc. v.
　　　Lamb-Weston, Inc.
（53）‘システム’と‘方法’の両方を一つの請求項でクレームしているケース：
　　　IPXL Holdings, L.L.C. v. Amazon.Com, Inc.
（54）プロダクトバイプロセスクレームの考え方を示している判例：  In re
　　　Thorpe
（55）ミーンズプラスファンクションクレームの考え方を示している判例：
　　　Default Proof Credit Card System, Inc. v. Home Depot U.S.

２．優先権主張出願　(外国出願日に基づく優先権主張、仮出願に基づく出願、
　　および、継続出願)
[１]　条文
１．第119条 先の出願日の利益：優先権（ Benefit of Earlier Filing
　　date: Right of Priority）
２．第120条　先の米国出願の利益　（Benefit of earlier filing date in
　　the United States）
[２]　説明
[３]　主な判例
（56）外国出願に基づく優先権を主張した出願のケース　：In re Gosteli
（57）仮出願に基づく優先権を主張した出願のケース：New Railhead
　　　Manufacturing Co. v. Vermeer Manufacturing Co.
（58）親出願の審査経過中に放棄した範囲を請求項の範囲に含めて継続出願
　　　したケース：Hakim v. Cannon Avent Group, PLC.

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第６章　特許商標庁とのやりとり
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１．発明者（Inventorship）
[１]　条文
（1）第111条　：出願　（Application）
（2）第116条　：発明者 (Inventors)
[２]　説明
[３]　主な判例
（59）共同発明者の有する所有権の大きさを示した判例： Ethicon,Inc. v.
　　　United States Surgical Corp.
（60）共同発明者となるためにどの程度の貢献が必要か示した判例： Hess
　　　v. Advanced Cardiovascular Systems, Inc.
（61）共同発明者となるための共同発明者同士の協力関係のあり方を示した
　　　判例 ：Kimberly-Clark Corp. v. Procter & Gamble Distributing 
　　　Co.,Inc.

２．二重特許 (Double patenting)
[１]  説明
[２]　主な判例
（62）『同一発明型二重特許』と『自明型二重特許』の分析方法を示してい
　　　る判例：  In re Vogel
（63）自明型二重特許に関する判例　：Eli Lilly & Co. v. Barr Labs.

３．放棄された出願の復活　（Revival of abandonment application）
[１]　説明
[２]　主な判例
（64）出願人の応答の遅れが故意であったか否か争われたケース：Field
　　　Hybrids, LLC v. Toyota Motor Corp.

４．インターフェアランスエストッペル　（ Interference estoppel）
[１]  説明
[２]　主な判例
（65）インターフェアランスエストッペルが適用されたケース：In re 
　　　Deckler

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第６章の２　出願に際しての不衡平な行為　(情報開示義務違反等)
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[１]　説明
[２]　主な判例
（66）外国特許庁で引用された文献を提示しなかったケース：
　　　Molins PLC v. Textron, Inc.
（67）共同発明者を除いて出願したケース：Frank’s Casing Crew & Rental
　　　Tools, Inc. v. PMR Technologies, LTD.
（68）出願人が審査官に第三者の供述書を提出したが、その際、供述者と出
　　　願人の関係を隠していたケース：
　　　Ferring B.V v. Barr Laboratories, Inc.
（106）特許権者側(弁護士、発明者)の“不衡平な行為”により被告に弁護士
　　　 費用が認められたケース：Brasseler, U.S.A. I, L.P., v. Stryker 
　　　 Sales Corp.
[３] その他の主な判例の概要
[４] 不衡平な行為に関する判例の概要（まとめ）
（1）重要性、意図、および、バランステストについて
（2）その他の注目すべき点

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第７章　特許後の手続き
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[１]　条文
１．再発行特許　（Reissue patent）：第251条
２．再発行特許の効果と中用権　（ Intervening rights）：第252条
３．訂正証明書（Certificate of correction）：第255条
４．再審査　（Re-examination）：第302条、第303条、第304条、第305条、
　　第307条、第311条、第312条、第313条、第314条、第316条
[２]　説明
（1）再発行特許（Reissue patent）と再審査　（Re-examination）
（2）中用権　（ Intervening rights）
（3）訂正証明書（Certificate of correction）
[３]　主な判例
（69）再発行特許の取り戻しルール（Recapture　rule）の考え方を説明した
　　　判例：Pannu v. Storz Instruments, Inc.
（70）‘再発行特許’の前にクレームが一部放棄されたケース：Vectra
　　　Fitness, Inc. v. TNWK Corp.
（71）手続き的な瑕疵も再発行特許の対象になるとした判例：Medrad, Inc.
　　　v. Tyco Healthcare Group LP
（72）再審査の基準となる『実質的かつ新しい疑問』の考え方を示した判例
　　　：In re Recreative Technologies Corp.
（73）再発行特許と再審査の効果について説明している判例：Fortel Corp.
　　　v. Phone-Mate, Inc.
（74）訂正証明書（Certificate of correction）でもクレームを拡大でき
　　　るとした判決：Superior Fireplace Co. v. Majestic Products Co.

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第８章　特許商標庁の行なった手続きに対する訴え
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[１]　説明
[２]　主な判例
（75）限定要求（restriction requirement）に関するケース：
　　　In re Hengehold
（76）請求項の“one sentence rule（一文ルール）”に関するケース：
　　　Fressola v. Manbeck
（77）審判・インターフェアランス部の行なった手続きに関する判例：
　　　In re James
（78）特許商標庁の作成した規則が暫定的差止となったケース：
　　　Tafas v. Dudas

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第９章　所有権と譲渡
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[１]　条文
　　　−§261条　所有権と譲渡 (Ownership :assignment)
[２]　説明
[３]　主な判例
（79）特許は個人財産という性格を明確にした判例：Continental Paper 
　　　Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co.
（80）特許期間の満了した発明と譲渡人の禁反言(Assignor Estoppel)に関
　　　するケース：Scott Paper Co. v. Marcalus Mfg. Co., Inc.
（81）特許の譲渡と特許商標庁への登録に関するケース：
　　　Filmtec Corp. v. Allied-Signal Inc.
（82）特許の譲渡と特許商標庁への登録に関するケース：V.T. Thomas v.
　　　Tomco Acquisitions, Inc.

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第１０章　特許侵害
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１．第271条(a)項　：（ Infringement of patent　）
[１]　条文
[２]　説明
（1）概要
（2）クレーム解釈
[３]　主な判例
（83）クレーム解釈は判事の判断事項(法律事項)と決めた判例：
　　　Markman v. Westview Instruments, Inc.
（84）クレーム解釈を内部証拠に基づいて行なうと決めた判決：
　　　Phillips v. AWH Corp.
（85）クレーム解釈を内部証拠に基づいて行なった判例：
　　　Nystrom v. Trex Co.,Inc.
（86）特許発明の構成部分の一部が外国にあるケース：
　　　NTP Inc. v. Research In Motion, LTD.

２．均等論　（Doctrine of Equivalent）
[１]　説明
[２]　主な判例
（87）均等論の考えを始めて示した判決：Winans v. Denmead
（88）現代の均等論の基礎となった判例：Graver Tank & MFG. CO., v. 
　　　Linde Air Products Co.
（89）審査経過禁反言の役割、および、均等論の基本的な考えを示した判例
　　　：Warner - Jenkinson Company, Inc., v. Hilton Davis Chemical 
　　　Co.
（90）均等論と審査経過禁反言の関係を明確にし、また、フレキシブルバー
　　　の適用を継続することを示した判例：Festo Corp. v. Shogetsu 
　　　Kinzoku Kogyo Kabusiki Co., Ltd.
（91）明細書の詳細な説明には記載されているが、請求項にはクレームされ
　　　ていない事項は均等論が適用できないとした判例：
　　　Johnson & Johnson Assocs. v. R.E. Service. Co.

３．第271条(b)(c)項：間接侵害
[１]　条文
[２]　説明
[３]　主な判例
（92）間接侵害の考え方について説明している判例：
　　　Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb Inc.

４．第271条(e)項(1)：ジェネリック医薬品（後発医薬品）に関する規定
[１]　条文
[２]　説明
[３]　主な判例
（93）第271条(e)項(1)の意味、および、解釈について説明している判例：
　　　Intermedics, Inc. v. Ventritex., Inc.

５．第271条(f)項　：特許構成部分の海外への提供(米国への提供)に関する
　　規定
[１]　条文
[２]　説明
[３]　主な判例
（94）第271条(f)項の導入の契機となった判例：Deepsouth Packing Co.,
　　　v. Laitram Corp.
（95）コンピューターソフトウエアをマスターデイスクで海外に送付し、海
　　　外でソフトウエアを複写してコンピューターに組み込んだケース：
　　　Microsoft Corp. v. AT &T Corp.

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第１１章　特許侵害に対する抗弁（特許権の不行使）
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１．ラッチェス(懈怠)、および、エクイタブルエストッペル（衡平上の禁反
　　言）
 [1]　説明
 [2] 主な判例
（96）侵害訴訟におけるラッチェス(懈怠)とエクイタブルエストッペル（衡
　　　平上の禁反言）の考え方を説明している判例：
　　　A.C. Aukerman Co. v. R. L. Chaides Construction Co.
（97）継続出願により原出願から特許まで長期間経過し、出願手続きにおけ
　　　る懈怠（prosecution latches）と判断されたケース：Symbol 
　　　Techs., Inc.v. Lemelson Med., Educ. & Research Found. LP

２．ショップライト（shop rights）
[1]　説明
[2] 主な判例
（98）ショップライト(shop　rights)の考え方を示した判例： McElmurry v.
　　　Arkansas Power & Light Co.

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第１２章　特許侵害に対する救済、その他
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１．第283条　差止（Injunction）
[１」条文
[２」説明
[３]　主な判例
（99）暫定的差止（preliminary injunction）の考え方を示した判例：
　　　H.H. Robertson, Co. v. United Steel Deck, Inc.
（100）最終的差止（permanent injunction）の考え方を示した判決：
　　　 Ebay Inc. v. Mercexchange

２．第284条 損害賠償（Damages）
[１」条文
[２」説明
[３]　主な判例
（101）合理的なロイヤリテイおよび損失利益に関する判例：
　　　 Panduit Corp.v. Stahlin Bros. Fibre Works, Inc.
（102）損失利益およびエンタイヤーマーケットバリューの考え方を示してい
　　　 る判例：Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc.

３．損害賠償額の増額(第284条後段)　および　弁護士費用(第285条)
[１］条文
[２］説明
[３］主な判例
（103）“故意の侵害”の判断基準を示した判決：
　　　 In re Seagate Technology, LLC
（104）被告が弁護士による‘被告製品は特許を侵害していない’という意見
　　　 書を求め、その結果、故意の侵害ではないと判断されたケース：
　　　 Read Corp. v. Portec, Inc.
（105）故意の侵害における、弁護士／依頼者間の秘匿特権などの取り扱いを
　　　 決めた判例：
　　　 Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmBH, v. Dana Corp.
（106）特許権者側(弁護士、発明者)の“不衡平な行為”により被告に弁護士
　　　 費用が認められたケース：
　　　 Brasseler, U.S.A. I, L.P., v. Stryker Sales Corp.

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第１３章　権利の消尽
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[１]　説明
（1）権利の消尽
（2）修理(repair)と再製造(reconstruction)
（3）権利の国際消尽
[２] 主な判例
（107）特許製品の購入者の権利（購入製品の修理と再製造）について示した
　　　 判例：Wilson v. Simpson
（108）特許製品の購入者の権利（購入製品の使用の範囲）について示した判
　　　 例：Adams v. Burke
（109）国際消尽の考え方について示した判例：Boesch v. Graff

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第１４章　特許法と州法との関係
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[１] 説明
（1）特許法と州法による保護
（2）特許法とトレードシークレット
[２] 主な判例
（110）特許法（特許侵害）と同時に州法（不正競争法）で訴えたが、特許が
　　　 無効と判断された場合の州法の扱いに関するケース：
　　　 Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.
（111）州法が特許法の目的に反していなか問題となったケース：
　　　 Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.
（112）トレードシークレット法は特許法と矛盾しないとした判例：
　　　 Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.

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第１５章　ライセンス
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[１] 説明
（1）特許ライセンスの意義
（2）特許ライセンスとエストッペル（禁反言）
（3）ライセンスの内容
参考：特許の濫用( Patent misuse)　と反トラスト法（独占禁止法）
参考：“9つの禁止事項（nine no-nos）”

 [２] 主な判例
（113）特許製品のライセンスに際し非特許製品の購入を条件としたケース
　　　 （特許濫用の考えを示したケース）：Morton Salt Co. v. G.S. 
　　　 Suppiger Co.
（114）特許権の終了以降はロイヤリテイを請求することは出来ないと判決
　　　 したケース：　Brulotte. v. Thys Co.
（115）ライセンシーは特許の無効を主張できるとした判例：
　　　 Lear, Inc. v. Adkins
（116）特許出願中にライセンス契約が結ばれたが、その後特許とならなか
　　　 ったケース： Aronson v. Quick Point Pencil Co.


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第１６章　CAFCの裁判管轄権
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 [１] 説明
 [２] 主な判例
（117）“十分に陳述された訴状のルール（well-pleaded complaint rule）”
　　　 について説明している判例　： Christianson v. Colt Industries 
　　　 Operating Corp.
（118）被告の反訴は、裁判管轄権を判断する際には考慮されないことを示し
　　　 た判例：
　　　 Holmes Group,Inc., v. Vornado Air Circulation Systems,Inc.


索引