分類:現代産業選書/知的財産実務シリーズ |
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改訂7版特許明細書の書き方 |
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弁理士 伊東忠彦/弁理士 伊東忠重 監修 伊東国際特許事務所 編 発行 2012年 6月 1日 A5判 540ページ 本体 4,500円(+税) 送料 実費 |
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発刊を祝して はしがき ━━━━━━ 第I章 序論 ━━━━━━ 1.我が国の特許制度 (1)意義 (2)我が国の知的財産戦略 2.特許を受けることができる発明 3.特許明細書 (1)意義 (2)望ましい特許明細書とは <1> 技術文献としての機能 <2> 権利書としての機能 4.先願主義 5.弁理士 ━━━━━━━━━━━━━━━ 第II章 特許明細書作成の前段階 ━━━━━━━━━━━━━━━ −発明の発掘、提案、調査等− 1.出願人(企業)サイド (1)発明の発掘 (2)発明の提案 (3)従来技術調査 (4)企業内の先行技術情報の管理 (5)パテントマップ (6)発明の評価および管理 (7)出願すべき発明の選別 2.代理人サイド (1)なぜ、面談が必要か (2)面談の形態 (3)面談の前にすべきこと <1> 発明提案書を読む <2> 背景技術等の把握 (4)面談での留意事項 <1> 面談の進め方 <2> 発明内容の理解・把握 <3> 出願人の意図を把握する <4> その他 (5)三位一体となって協力する (6)判決例から学ぶ ━━━━━━━━━━━━ 第III章 特許明細書作成 ━━━━━━━━━━━━ 1.特許明細書の法的な記載要件 (1)概要 (2)明細書 <1> 【発明の名称】 <2> 【技術分野】 <3> 【背景技術】 <4> 【先行技術文献】 <5> 【発明の概要】 <6> 【図面の簡単な説明】 <7> 【発明を実施するための形態】(及び【実施例) <8> 【産業上の利用可能性】 <9> 【符号の説明】 (3)特許請求の範囲 <1> 何を記載するか <2> どのように記載するか <3> どのような形式で記載するか <4> 発明の単一性 (4)その他の記載要件 2.明細書等の書き方 (1)明細書の書き方 <1> 【技術分野】 <2> 【背景技術】 <3> 【先行技術文献】 <4> 【発明の概要】 <5> 【発明の効果】 <6> 【発明を実施するための形態】(及び【実施例】 <7> 【産業上の利用可能性】 (2)特許請求の範囲の書き方 <1> 発明を把握する際の基本的事項 <2> 権利行使を考慮した基本的事項 <3> 記載上の基本的事項 (3)要約書の書き方 (4)図面の描き方 <1> 図面の意義 <2> 図面作成上の留意点 (5)その他の留意点 <1> 明細書等の作成手順 <2> 説明の仕方 3. 特定技術分野別の明細書等の書き方 (1)コンピュータ・ソフトウエア関連発明 <1> 概要 <2> 発明の成立性 <3> 明細書 <4> 特許請求の範囲 <5> 図面 (2)生物関連発明 <1> 遺伝子工学 <2> 微生物 <3> 植物・動物 (3)医薬発明 <1> 発明の実施可能要件 <2> 産業上利用することができる発明 4.PCT出願を含む外国出願への対応 (1)外国出願を意識した明細書等の作成 <1> 明細書 <2> 特許請求の範囲 <3> 要約書 <4> 図面 <5> その他 (2)PCT出願 <1> PCT出願の態様 <2> PCT出願の利害得失 <3> 手続上の留意点 <4> 明細書等に記載すべき事項及び留意点 ━━━━━━━━━━━━━━━ 第IV章 通常特許出願以外の出願 ━━━━━━━━━━━━━━━ 1.国内優先権主張出願 (1)国内優先権制度の活用 <1> 新たな実施例、変形例、実験データ等、新たな内容を補充する場合 <2> 漏れのない特許権を得るために、請求項を補充する場合 <3> 法第37条の規定を活用し、複数の発明をまとめて出願する場合 (2)国内優先権制度の概要 <1> 国内優先権の主張の要件 <2> 国内優先権の主張の手続 <3> 国内優先権の効果 (3)国内優先権制度利用に当たっての留意点 2.分割出願 (1)分割出願制度の概要 (2)現行法のポイント (3)分割出願の活用 <1> 原出願が発明の単一性に違反している場合 <2> 限定的減縮等の補正要件を満たす補正では対応不可能である場合 <3> いわゆるシフト補正に該当する補正をする必要がある場合 <4> 戦略的な請求項群の再構築 (4)分割出願の要件 <1> 形式的要件 <2> 実体的要件 (5)分割出願の効果 (6)分割出願の手続 (7)分割出願に関する留意点 3.実用新案登録出願 (1)実用新案制度の概要 <1> 実用新案の保護対象 <2> 出願 <3> 審査 <4> 補正 <5> 登録 <6> 公報 <7> 訂正 <8> 分割出願 <9> 変更出願 <10> 実用新案登録に基づく特許出願 <11> 権利期間 <12> 権利行使 <13> 実用新案技術評価書 <14> 実用新案権者等の責任 (2)実用新案登録出願の明細書等 (3)特許出願との関係 (4)実用新案登録出願明細書等の様式 ━━━━━━━━ 第V章 中間処理 ━━━━━━━━ 1.早期審査制度 (1)通常の早期審査制度 (2)スーパー早期審査制度 (3)特許審査ハイウェイ(PPH)制度 <1> 通常のPPH <2> PCT−PPH <3> PPH−MOTTAINAI 2.拒絶の理由の例とその対応 3.新規性・進歩性及び先後願に関する拒絶の理由とその対応 (1)法第29条第1項の拒絶の理由(新規性) <1> 法第29条第1項第3号の場合の拒絶理由通知の例 <2> 対応 (2)法第29条第2項の拒絶の理由 (進歩性) <1> 法第29条第2項の場合の拒絶理由通知の例 <2> 対応 (3)法第29条の2 (拡大された先願) (4)法第39条 (先願) 4.明細書等の記載が不備であるとする拒絶の理由とその対応 (1)法第36条第4項第1号の拒絶の理由 <1> 法第36条第4項第1号に規定する要件違反の拒絶理由通知の例 <2> 対応 (2)法第36条第6項の拒絶の理由 <1> 法第36条第6項の場合の拒絶理由通知の例 <2> 対応 5.その他の拒絶の理由とその対応 (1)「産業上利用することができる発明」ではないとする拒絶の理由とその対応 <1> 法第29条第1項柱書の拒絶理由通知の例 <2> 対応 <3> 産業上の利用性」の要件の例 <4> 発明の成立性」の要件の例 (2)発明の単一性違反とする拒絶の理由とその対応 <1> 基本的留意点 <2> 発明の単一性違反の拒絶理由を受けた場合の対応の留意点 (3)先行技術文献情報開示要件違反の拒絶の理由とその対応 6.最後の拒絶理由通知 (1)「最初の拒絶理由通知」と「最後の拒絶理由通知」 (2)「最後の拒絶理由通知」とされる場合 (3)「最後の拒絶理由通知」への応答 7.意見書の提出 (1)意見書の記載に際しての留意点 <1> 新規性・進歩性に関する拒絶の理由に対して、後に不利に なる不用意な意見は書かない。 <2> 新規性・進歩性に関する拒絶の理由に対して、必要に応じ、 効果に関する主張・立証(例えば、実験結果の提出)を行う。 <3> 明細書等の記載不備の拒絶の理由に対する対応 <4> 補正の前後の請求項の対応関係及び補正の根拠の記載 (2)意見書と明細書等の記載 8.明細書等の補正 (1)関連条文 (2)補正できる期間 (3)補正できる内容 <1> 補正の制限 <2> 新規事項追加補正 <3> シフト補正(法第17条の2第4項) <4> 限定的減縮等違反補正 (4)補正却下 (5)明細書等の補正に際しての留意点 <1> 不用意に限定する補正は行わない <2> 最初の拒絶理由通知に対する明細書等の補正の留意点 <3> 最後の拒絶理由通知に対する明細書等の補正の留意点 <4> シフト補正とならないための対応 <5> 拒絶の理由となり得る文献が判明したとき」の対応 <6> 請求項の記載が、実際の自社又は他社の製品と異なる事項を、 請求しているとき」の対応 (6)明細書等の補正と明細書等の記載 ━━━━━━━━ 第VI章 審判請求 ━━━━━━━━ 1.拒絶査定不服審判 (1)審判請求 (2)請求の理由 <1> 進歩性に関する記載の例 <2> 明細書等の記載不備に関する記載の例 (3)前置審尋 2.特許無効審判 (1)無効理由 (2)請求人適格 (3)審判請求の時期 (4)審判請求の手続 (5)請求理由の記載 (6)請求理由の要旨を変更する補正 (7)審決の予告と訂正請求 (8)請求項ごとに確定 (9)確定審決の効果 3.訂正審判 4.審決に対する知財高裁への出訴 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第VII章 明細書等の記載に関する判決例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.明細書等の記載事項の意義 (1)特許制度と明細書の記載に関する要件 (2)第36条第4項及び法第36条第6項の意義 <1> 法第36条第4項の意義 <2> 法第36条第6項の意義 <3> 法第36条第6項第1号の意義(法第36条第4項との関係) <4> 法第36条第6項第2号の意義(法第36条第4項との関係) (3)当業者について (4)特許請求の範囲について (5)明細書について <1> 記載の程度 <2> 発明の目的(課題) <3> 課題を解決するための手段 <4> 実施例 <5> 比較例 <6> 発明の効果 <7> 実験データ (6)図面について <1> 図面に記載された構成のみを考案の要旨とすることはゆるされ ないとした事例 <2> 図面に示された事項が、考案の要旨を限界づけるものと解する ことはできないとした事例 <3> 図面は、発明の内容を理解しやすくするために明細書の補助 として使用されるとした事例 2.明細書等の記載事項の要件 (1)特許請求の範囲の記載について <1> 特許請求の範囲の特定の仕方 <2> 本願発明と目的・効果との関連 (2)発明の詳細な説明の記載について <1> 実施をすることができる程度 <2> 発明の効果 <3> その他 3.明細書等の記載事項の解釈 (1)解釈一般 <1> 原則 <2> 法36条第6項第1号の解釈307 <3> 実施例の裏付け <4> 技術用語の解釈 <5> 新規事項に関する判断309 (2)特許請求の範囲の記載の解釈 <1> 原則 <2> 発明の詳細な説明の参酌 <3> 特許請求の範囲の記載に誤記のある場合 <4> 特許請求の範囲の記載と明細書の記載とが矛盾する場合 <5> 明細書中の定義の解釈の事例 <6> 特許請求の範囲に記載された用語の解釈 <7>「一義的に明らか」に係る判断 <8> 物の製造方法によって特定された物の発明の解釈 <9> からなる」及び「よりなる」の解釈 (3)発明の詳細な説明の解釈 <1> 周知技術・周知事項の参酌 <2> 目的が多数ある場合の目的の解釈 4.数値限定の記載と解釈 (1)特許請求の範囲における前提条件の記載と数値限定 (2)発明の詳細な説明における臨界的意義の記載 <1> 臨界的意義の記載が不要な場合 <2> 臨界的意義の記載が必要な場合 <3> 数値限定と実施例又は比較例の数値の関係 <4> 官能に基づく評価テストの場合 <5> 複数の観察者の主観的判断の場合 <6> 数値が引用例と重複する場合 <7> 技術的思想が違うが数値が一致する場合 <8> 補助資料による補足 (3)数値限定の解釈 <1> 数値限定の技術的意義が認められなかった事例 <2> 数値限定の技術的意義が認められた事例 (4)引用公報の特許請求の範囲における数値限定の解釈 (5)その他 <1> 付随的な目的に対応する数値限定の記載の程度 5.発明未完成と明細書の記載 (1)発明の未完成(明細書の記載不備)と進歩性 <1> 進歩性による拒絶審決を取り消した判決例 <2> 発明(考案)が未完成であるとした拒絶審決を支持した判決例 (2)明細書の記載不備と発明の未完成の関係 (3)明細書中の発明の完成に必要な記載 (4)発明の未完成の判断資料 (5)発明の未完成と判断されないための留意点 (6)実用新案登録出願固有の事項 6.「発明」該当性の判断 (1)「発明」に該当しないとした審決を支持した判決 (2)「発明」に該当しないとした審決を取り消した判決 ━━━━━━━━━━━━━━━━ 第VIII章 権利行使に関する判決例 ━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.特許権及び特許発明の技術的範囲 2.特許発明の技術的範囲の確定 3.権利行使における特許明細書の役割 (1)特許請求の範囲の役割 (2)明細書の役割 4.特許請求の範囲の解釈における判断資料 (1)出願時の技術水準 (2)出願審査経過(包袋資料の参酌) 5.特許請求の範囲の記載中の必要以上の限定 6.数値限定のある特許請求の範囲の権利解釈 7.機能的に記載された特許請求の範囲の権利解釈 8.均等論 (1)「ボールスプライン軸受」事件 (2)均等が否定された事例 (3)均等が認められた事例 9.間接侵害 10.無効理由が存在する場合 11.注目すべき判決427 ━━━━ 巻末資料 ━━━━ 1 参考明細書 2 出願様式における留意事項 3 特許出願に関する審査・審判のフローチャート 4 特許公報・公開特許公報・登録実用新案公報(フロントページのみ) 5 実用新案技術評価書 6 特許法・審査基準等改正一覧 7 参考文献一覧 事項索引 条文索引 判例索引 あとがき
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