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バイオ特許実務ハンドブック
辻丸国際特許事務所  編

発行 2015年 3月 9日  A5判 370ページ

本体 4,000円(+税)  送料 実費

ISBN978-4-8065-2953-8

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バイオ特許に関連する実務的な情報を網羅

・バイオ関連発明特有の権利取得、訴訟、契約等を項目別に解説。
・日米欧の三極での、バイオ関連発明の取扱いの比較。
・大学、ベンチャー、企業間の共同での研究開発の際に留意すべき点を解説。

最近のバイオ関連発明では、大学からシーズとなる研究成果が出され、そのシーズをベンチャー企業が製品化するなど、大学とベンチャー企業が共同で研究開発する例が多くなってきます。また、その後も大企業がその特許とベンチャー企業を買収するなど、知財をめぐるトラブルが発生するなどの問題が生じています。

このような状況下、知的財産の知識を身につけることは、知的財産の関係者のみならず、研究者、バイオ関連企業の経営者としても必要なことだと言えます。

本書は、バイオ関連発明の特許出願から権利化、訴訟、契約に関する一般的な流れを解説しています。特許の出願の際には特有な書面作成が求められるなど、特殊な取扱いがなされるバイオ関連発明特有の考え方、企業と大学、実務者、研究者等の読者がそれぞれの立場で必要となる情報を網羅しています。

また、特にバイオ産業の総本山ともいうべき米国や欧州の動向も踏まえ、日本を含めた三極の比較、解説等を含めています。

革新が著しいバイオ関連発明の適切な権利化、権利行使さらにはビジネスの推進の一助となれば幸いです。


主要目次
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第1章 特許出願から権利化
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第1節 特許出願手続と権利化までの手続
1 総論
2 特許出願から権利化までの手続
(1) 特許出願
(2) 方式審査
(3) 出願公開
(4) 審査請求
(5) 実体審査
(6) 拒絶理由通知
(7) 意見書・補正書
(8) 特許査定・拒絶査定
(9) 特許権の設定登録
第2節 特殊な出願
1 国内優先権主張出願
(1) 制度趣旨
(2) 国内優先権主張のための条件(特許法第41条柱書及び各号)
(3) 国内優先権の主張手続
(4) 国内優先権主張の効果
(5) 国内優先権制度の利点
2 分割出願
(1) 制度趣旨
(2) 分割出願の条件(特許法第44条)
(3) 分割出願の効果
(4) 分割出願の活用
3 変更出願
4 実用新案登録に基づく特許出願
第3節 外国出願
1 パリ条約による外国出願
2 PCT による国際出願
3 TRIPs 協定に基づく外国出願
第4節 発明の新規性喪失の例外
1 日本の新規性喪失の例外
(1) 制度趣旨
(2) 発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための条件
(3) 外国出願との関係における留意事項
2 外国の新規性喪失の例外
(1) 米国
(2) 欧州
(3) 中国
(4) 韓国
第5節 早期審査制度
1 総論
2 優先審査制度
3 早期審査制度
(1) 対象となる出願
(2) 手続
4 スーパー早期審査制度
(1) 対象となる出願
(2) 手続
5 特許審査ハイウェイ(PPH)
(1) 基本的要件
(2) 手続
6 各国の早期審査制度
(1) 米国
(2) 欧州
(3) 中国
(4) 韓国
7 早期審査制度とPPH の利用のポイント
第6節 バイオ特許出願の特有の制度
1 特許生物の寄託
(1) 制度趣旨
(2) ブダペスト条約と国際寄託制度
2 配列表(SEQUENCE LISTING)
(1) 経緯
(2) ガイドラインとソフトウエア
(3) 配列表の例
第7節 出願書類の作成
1 願書
(1) 願書の記載例
(2) 特許願の作成要領
2 特許請求の範囲
(1) 特許請求の範囲の記載例
(2) 特許請求の範囲の作成要領
(3) 独立形式の請求項と引用形式の請求項
3 明細書
(1) 明細書のフォーマット
(2) 明細書の作成要領
4 図面
5 要約書
第8節 審査及び中間手続き
1 審査の概要
2 特許要件の概要
3 中間手続
(1) 意見書
(2) 補正
(3) 面接審査
(4) 拒絶査定不服審判
4 中間手続の留意点
(1) 補正の制限
(2) 分割出願

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第2章 特許訴訟
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第1節 審決取消訴訟
1 総論
2 手続および提出物件
(1) 管轄
(2) 出訴期間
(3) 原告および被告
(4) 訴訟代理人
(5) 権利が共有されている場合
(6) 提訴
(7) 弁論準備手続・口頭弁論
3 審理
(1) 審判との非連続性
(2) 事実認定および証拠調べ
(3) 審理の対象および判決の内容
(4) 判決をうけた特許庁および当事者の対応
(5) 審決取消判決の拘束力
4 審判と訴訟の関係
(1) 序論
(2) 訴訟における審理対象の制限

第2節 特許権侵害訴訟
1 総論
(1) 原告の侵害主張の要件
(2) 被告の反論
(3) 請求の内容
(4) 故意または過失
(5) 再審における無効主張の制限
2 手続および提出物件
(1) 審理の大きな流れ
(2) 管轄
(3) 訴訟代理人
(4) 特許権が共有されている場合
(5) 提訴
(6) 保全命令の申立て_
(7) 侵害論の審理手続
(8) 損害論の審理手続_
(9) 弁論準備手続・口頭弁論
(10) 審理における特殊な手続の申立て

3 侵害論
(1) 序論
(2) 文言侵害
(3) 均等侵害
(4) 間接侵害

4 侵害主張に対する抗弁
(1) 序論
(2) 無効の抗弁
(3) 消尽論
(4) 先使用権
(5) 試験研究のための実施
5 損害論
(1) 序論
(2) 侵害品の販売数に応じた推定
(3) 利益額を損害額とする推定
(4) 実施料相当額を損害額とする推定
(5) 独占的通常実施権者による損害賠償請求(直接型)
(6) 通常実施権者による損害賠償請求(代位行使型)

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第3章 特許要件の基礎知識
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第1節 総論
第2節 発明の対象
1 日本の特許法にいう「発明」
2 発明の対象でない事例
(1) 自然法則自体
(2) 単なる発見であって創作でないもの
(3) 自然法則に反するもの
(4) 自然法則を利用していないもの
(5) 技術的思想でないもの
(6) 発明の課題を解決するための手段は示されているものの、その手段によっては、
    課題を解決することが明らかに不可能なもの
3 外国の特許法にいう「発明」
(1) 米国
(2) 欧州
(3) 中国
第3節 有用性及び産業上利用可能性
1 日本の産業上利用可能性
2 産業上利用することができる発明に該当しない事例
(1) 人間を手術、治療、又は診断する方法
(2) その発明が業として利用できない発明
(3) 実際上、明らかに実施できない発明
3 外国の有用性及び産業上利用可能性
(1) 米国
(2) 欧州
(3) 中国
第4節 新規性、先願、及び拡大先願
1 日本の新規性
(1) 制度趣旨
(2) 新規性判断の原則
2 日本の先願
(1) 制度趣旨
(2) 第39条の判断の原則
3 日本の拡大先願
(1) 制度趣旨
(2) 特許法第29条の2の判断の原則
4 外国の新規性、先願、及び拡大先願
(1) 米国
(2) 欧州
(3) 中国
第5節 進歩性
1 日本の進歩性
(1) 制度趣旨
(2) 進歩性の判断の原則
2 外国の進歩性
(1) 米国
(2) 欧州
(3) 中国
第6節 記載要件
1 日本の記載要件
(1) 特許請求の範囲(クレーム)の記載要件
(1−1) 特許法第36条第6項第1号(サポート要件)
(1−2) 特許法第36条第6項第2号(明確性要件)
(1−3) 特許法第36条第6項第3号
(1−4) 特許法第36条第6項第4号
(2) 明細書(発明の詳細な説明)の記載要件
(2−1) 委任省令要件
(2−2) 実施可能要件
(2−3) 先行技術文献情報開示要件

2 外国の記載要件
(1) 米国
(1−1) 記述要件の趣旨
(1−2) 実施可能要件
(1−3) ベストモード要件
(2) 欧州
(2−1) クレームの明確性の要件
(2−2) クレームの簡潔性の要件
(2−3) クレームの裏付け要件
(2−4) 明細書等の実施可能要件
(3) 中国_
第7節 不特許事由
1 日本の不特許事由
(1) 制度趣旨
(2) 具体的な事例
2 外国の不特許事由
(1) 米国
(2) 欧州
(3) 中国
第8節 発明の単一性
1 日本の発明の単一性
2 外国の発明の単一性
(1) 米国
(2) 欧州
(3) 中国
第9節 出願人に関する特許要件
1 日本の冒認出願
2 日本の共同出願
3 外国の冒認出願及び共同出願
(1) 米国
(2) 欧州
(3) 中国

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第4章 バイオ関連発明の特許性及び特許権の権利解釈
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第1節 総論
第2節 特殊な方法で特定した発明
1 用途クレーム
(1) クレームの記載
(2) 特許性の判断
(3) 権利解釈
2 機能・特性クレーム
(1) クレームの記載
(2) 特許性の判断
(3) 権利解釈
3 パラメータクレーム
(1) クレームの記載
(2) 特許性の判断
(3) 権利解釈
4 製法で特定した発明
(1) クレームの記載
(2) 特許性の判断
(3) クレームの解釈
第3節 三極における発明の対象1:天然物及び人工物
1 総論
2 日本
3 米国
(1) Myriad事件前
(2) Myriad事件
(3) Myriad事件後
4 欧州
第4節 三極における発明の対象2:医療関連発明
1 総論
2 日本
(1) 実務の変遷
(2) 医療関連発明に関する判例
3 米国
4 欧州
第5節 三極比較研究
1 DNA断片の特許性(有用性・実施可能要件)
(1) 仮想ケースの概略
(2) 三極特許庁の判断結果
2 機能推定した核酸分子関連発明の有用性と進歩性
(1) 仮想ケースの概略
(2) 三極特許庁の判断結果
3 リーチスルークレームの特許性
(1) 仮想ケースの概略
(2) 三極特許庁の判断結果
4 タンパク質三次元構造関連発明
(1) 仮想ケースの概略
(2) 三極特許庁の判断結果
5 スニップ及びハプロタイプの特許性
(1) 仮想ケースの概略
(2) 三極特許庁の判断結果
(3) サーチ
(3−1) スニップ(事例1)
(3−2) ハプロタイプ(事例2)
(4) 発明の対比
(4−1) スニップ(事例1)
(4−2) ハプロタイプ(事例2)
(5) 単一性
(5−1) 先行技術調査前の単一性の判断
(5−2) 先行技術調査後の単一性の判断
(6) 明確性及び記述要件
(7) サポート要件、実施可能要件及び産業上の利用可能性(有用性)
(7−1) スニップ(事例1)
(7−2) ハプロタイプ(事例2)

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第5章 試験研究の例外
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第1節 総論
第2節 日本における試験・研究の例外
1 特許法第69条第1項の解釈
2 大学における試験・研究の例外
3 後発医薬品の薬事法申請と「試験・研究の例外」
第3節 外国における「試験・研究の例外」
1 米国
(1) 「試験・研究」の例外
(2) 大学における「試験・研究の例外」
(3) 後発医薬品の臨床試験等と「試験又は研究の例外」
2 欧州
(1) 「試験又は研究」の例外
(2) 後発医薬品の臨床試験等と「試験又は研究」の例外
3 英国
4 ドイツ
第6章 職務発明制度
第1節 総論
1 はじめに
2 我が国における職務発明制度の概要
(1) 職務発明制度の趣旨
(2) 特許法上の変遷
(3) 職務発明に関する規定の解説
第2節 職務発明訴訟
1 職務発明の認定
(1) 使用者等の業務範囲
(2) その使用者等における従業者等の現在又は過去の職務
2 発明者の認定
(1) 「発明者」とはどのような者か
(2) 「共同発明者」とはどのような者か
3 対価の算定
(1) 平成16年改正前(昭和34年)特許法第35条第4項
(2) 平成16年改正後特許法第36条第4項及び第5項
4 判例
5 法改正の動向
第3節 外国の職務発明制度
1 米国
2 欧州
(1) ドイツ
(2) フランス
(3) 英国
3 中国

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第7章 契約
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第1節 契約の基礎
1 契約の成立
2 契約の種類
(1) 典型契約と非典型契約
(2) 双務契約と片務契約
(3) 有償契約と無償契約
(4) 要物契約と諾成契約
3 契約自由の原則
第2節 ライセンス契約
1 特許法の実施許諾制度
(1) 専用実施権(特許法第77条)
(2) 通常実施権(特許法第78条)
(3) 仮専用実施権(特許法第34条の2)・仮通常実施権(特許法第34条の3)(2)
2 ライセンスの形態
(1) 基本的なライセンス形態
(2) クロスライセンス
(3) サブライセンス(再実施権)
(4) 標準化のためのライセンス
(5) OEM
3 ライセンス契約書の概要
4 ライセンス契約書の条項
(1) 前文
(2) 定義
(3) 実施許諾
(4) 特許権の維持
(5) ロイヤリティ(対価)
(6) 実施料(ロイヤリティ)の報告及び支払
(7) 監査
(8) 対価(ロイヤリティ)の不返還
(9) 不保障
(10) 改良発明
(11) 侵害
(12) 秘密保持
(13)最恵待遇
(14)有効期間
(15)解約
(16)協議
(17)裁判管轄
(18)末文
第3節 ライセンス契約と独占禁止法
1 ライセンスと独占禁止法
2 参考資料
第4節 その他の契約
1 秘密保持契約
2 MTA(Material Transfer Agreement)
3 共同研究契約書
4 共同出願契約

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第8章 種苗法及び生物多様性条約
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第1節 種苗法
1 総論
2 品種登録の手続き
(1) 品種登録の出願
(2) 方式審査
(3) 出願公表
(4) 実体審査
(4−1) 特性審査
(4−2) 品種名称の審査
(4−3) 未譲渡性の審査
(4−4) その他の審査
(5) 拒絶理由の通知
(6) 意見書
(7) 最終決定
(8) 品種登録
3 育成者権
(1) 育成者権の効力
(2) 育成者権の存続期間
(3) 育成者権の利用
4 育成者権の例外
(1) 育成その他の試験又は研究を目的とする利用(同条第1項第1号)
(2) 育成方法の特許(同条第1項第2号?5号)
(3) 農業者の自家増殖(同条第2項)
(4) 消尽(同条第4項)
第2節 生物多様性条約
1 総論
2 生物多様性条約と特許の関係

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第9章 共同研究・共同開発に関する留意点
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第1節 総論
第2節 冒認出願及び共同出願違反
1 冒認出願及び共同出願違反とは
(1) 冒認出願
(2) 共同出願違反
2 冒認出願及び共同出願違反の取り扱い
(1) 拒絶理由及び無効理由
(2) 権利の移転請求
(3) 通常実施権
(4) 冒認出願及び共同出願違反の救済措置のまとめ
(5) 留意点
第3節 独占禁止法の留意点
1 共同研究・共同開発と独占禁止法
2 「共同研究開発に関する独占禁止法上の指針」の内容

さくいん
著者紹介



 bookinfo@chosakai.or.jp

 http://www.chosakai.or.jp/book/

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