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米国特許実務
−米国実務家による解説−
山下  弘綱  著

発行 2017年 2月 9日 A5判 440ページ

本体 4,000円(+税)  送料 実費

ISBN978-4-8065-2989-7


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   内容紹介 イメージ
日本特許庁での特許の審査/審判業務、米国での特許実務に永年携わってきた著者が
米国特許実務を詳細に解説!
◆第103条(自明性)の拒絶に対しては、過去の経験を通じて累積した多くの反論方法を提示
◆米国の実務を可能な限り日本の実務と比較しながら説明

 米国の特許実務は日本のそれとは異なる点が多く、日本の実務の考えをそのまま適用させようとしても米国の実務には馴染まない点が多い。

 そこで本書は、著者のこれまでの米国での経験を通じて習得した米国の実務を可能な限り日本の実務と比較しながら説明しています。併せて、日本のユーザーの方に米国出願に際して知っておいていただきたい点や留意していただきたい点についても解説を試みております。

 また、本書は、単なる概説にとどまらず、書名通り実務的な内容になっており、記載内容はこれまでの経験を踏まえノウハウ的なものに重点を置いております。例えば、第103条(自明性)の拒絶に対しては多くの反論の方法を示しました。これらは、過去の経験を通じてどのような反論の方法があるか判例や審査基準等を調べて過去8年にわたって累積したものの成果であります。

 米国実務全体をこれから勉強される方から、米国実務に慣れた方まで幅広い層に利用できるような内容になっております。

   著者略歴  イメージ
山下 弘綱(やました ひろつな)

経歴
1978年3月 九州大学工学部造船学科卒業
1978年4月 特許庁入庁 (1982年4月 審査官)
1986年9月〜 米国ジョージア工科大学留学 (1987年8月帰国)
1988年11月〜 1989年3月 世界知的財産機関(WIPO)コンサルタント
1993年7月〜 1996年6月 知的財産研究所ワシントン事務所所長
1996年7月〜 2005年7月 室長、審査長、審判長などを歴任し、2005年7月特許庁退職
2008年5月 米国 Franklin Pierce Law Center卒業(Juris Doctor )
2008年8月〜 2016年10月 Oliff PLC( 旧Oliff &Berridge, PLC)勤務 (米国バージニア州アレキサンドリア市)
2016年12月〜 現在 山下ジョイ特許事務所

資格
米国バージニア州弁護士 (2008年10月登録)
米国弁理士 (2009年6月弁理士試験合格)
日本弁理士(2016年12月登録)

[主な論文等]
○「米国特許法 −判例による米国特許法の解説−」(2008年3月初版、2010年10月改訂版。財団法人 経済産業調査会 発行)
○「最高裁判所Bilski判決以降の特許対象発明に関する連邦巡回控訴裁判所の判決」(特許研究 NO. 53 平成24年3月。独立行政法人 工業所有権情報・研修館 発行)
○「米国特許法改正の概要」(知財ぷりずむ 2012年2月 Vol. 10 No.113財団法人 経済産業調査会 発行)


主要目次
━━━━━━━━━━━━━━━━
第1章 米国特許法の基本/考え方
━━━━━━━━━━━━━━━━
─米国の法律制度(含む、特許法)は判例法(Common Law)─

━━━━━━━━
第2章 特許出願
━━━━━━━━
I.米国への特許出願
[1] 条 文
 第111条
[2] 説 明
1.はじめに
2.特許法第111条.項に基づく特許出願(Non-provisional application)
 . 出願要件
 . 出願人
 . 宣誓証書/あるいは宣誓書、および、Substitute Statement
 . Application Data Sheet等の出願資料
 . 出願料金
 . 優先権の主張等
3.特許法第111条.項に基づく仮出願(Provisional application)
 . 出願要件
 . 出願料金
 . 優先権の主張等
 . 仮出願(Provisional application)の利用
4.継続出願等(Continuation Application, Divisional Application,Continuation-in-part Application)
 . 継続出願(Continuation Application)
  @ 内 容
  A 継続出願の利用
  B 留意点
 . 分割出願(Divisional Application)
 . 一部継続出願(Continuation-in-part Application)
5.特許協力条約(Patent Cooperation Treaty:PCT)に基づく国際出願
[1] 条 文
 第371条
[2] 説 明
5−1 米国特許商標庁を受理官庁とするPCT国際出願
5−2 米国国内段階への移行出願
 . 国内段階移行に必要な事項
 . 書類等の提出時期
 . 出願人
 . 国内段階に移行後の実体審査
6.特許法第111条.項に基づく出願とPCT国際出願の米国国内段階の出願の比較
7.PCT国際出願を基にしたバイパス出願
 . バイパス出願
 . PCT国内段階出願とバイパス出願の比較
 . 参考:PCT国内段階出願あるいはバイパス出願?
U.明細書等に関する米国実務(形式的要件) 、および、米国出願時におけるその実務に沿った記載の変更
1.明細書(Specification)
 . “Incorporation by reference”(参照による組み込み)
 . 米国実務に沿った明細書の変更 (「課題を解決するための手段」の部分の変更)
 . 図面の簡単な説明(Brief Description of Drawings)
2.発明のタイトル(Title)
3.アブストラクト(Abstract)
4.図面(Drawing)
5.参考:米国特許商標庁に於ける明細書および図面の方式審査
6.クレーム(Claim)
 . 多数項従属クレーム
 . 日本形式のクレームを米国形式への変更
  @ 日本出願の(所謂)「於いてクレーム」
  A 日本のクレームの「xxxx手段」
V.早期審査
1.優先審査(Prioritized Examination)
 . 対象案件と請求の時
 . 料 金
 . 請求項数
 . 審査処理期間
 . その他
2.Patent Prosecution Highway Program(PPH)
 . 対象出願
 . PPHの請求
 . フォロー
 . 処理期間等
3.その他の早期審査(Accelerated Examination)
 . 出願人の健康や年齢による早期審査
 . 特定の技術の場合の早期審査
 . その他
4.参考:審査の停止等
W.特許出願に関連する事項(形式的事項)
1.小規模企業等の料金の減額
 . 小規模企業(small entity)
 . 極小企業(micro entity)
2.料金の払い戻し(Refund)
[1] 条 文
 第42条.
[2] 説 明
 . 原 則
 . 放棄に伴う払い戻し
3.発明者の訂正(Correction of inventorship)
[1] 条 文
 第116条、第256条
[2] 説 明
 . 出願継続中の発明者の訂正
  @ 発明者の追加、削除
  A 発明者の氏名等の訂正
 . 特許発行後の発明者の訂正
  @ 規則37 CFR § 1.324に基づく発明者の訂正
  A 再発行特許出願(Reissue application)での発明者の訂正
  B その他
4.出願人の変更(Correct or update the name of the applicant)
5.米国内でなされた発明の出願(Invention made in this country)
6.出願の非公開(Nonpublication of an application)
7.放棄された出願の回復(Revival of abandoned application)
8.応答期間

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第3章 実質的内容に関するオフィスアクション(Office Action)への対応
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
T.オフィスアクションに対する対応全般(共通事項) 
1.引用文献の資格/適格性のチェック
 . 優先権の基礎出願の翻訳の提出(AIA以前、および、AIA以降の出願に共通)
 .−1 優先権主張の基礎となっている日本出願が米国のクレームをサポートするとは
  @ 米国のクレーム構成要件の全てをサポートしていること
  A 複数の日本出願を優先権主張の基礎としている米国出願の留意点
 . AIA以前の出願に対する引用文献の資格/適格性
  @ 特許法第102条.項および特許法第102条.項に基づく拒絶
  A 特許法第102条.項に基づく拒絶
  B 特許法第103条.項
  C 引用文献がPCT出願で英語以外の原語で公表された場合
 . AIA以降の出願に特有な事項
  @ 特許法第102条.項.A
  A 特許法第102条.項.C
 . 引用文献が優先日を主張している場合
2.オフィスアクションを精読/理解すること
 @ オフィスアクションによるクレーム補正の示唆
 A 特許可能(allowable)な要件がある場合
3.審査官のチェック
 @ 米国特許商標庁に於ける審査官の体制
 A 担当審査官のチェック
4.その他
U.101条:特許対象発明(Invention Patentable)
[1] 条 文
[2] 説 明
1.特許対象発明
 . Aliceケース 
  @ 判断基準
  A 拒絶への対応
  B 所 感
 . プログラム関係クレーム
  @ 概 要
  A “Non-transitory Computer Readable Medium”
2.有用性(Utility)
V.二重特許(Double Patenting)
1.目 的
2.二重特許による拒絶の種類
 @ 同一発明型二重特許拒絶(“same invention” type double patenting rejection)
 A 非法定型二重特許拒絶(nonstatutory double patenting rejection)
3.“暫定的”二重特許拒絶(“provisional” double patenting rejection)
 @ “暫定的”非法定型二重特許拒絶(“provisional” nonstatutory double patenting rejection)
 A“暫定的”法定型二重特許拒絶(“provisional” statutory double patenting rejection)
4.AIA以降の出願について
5.二重特許の拒絶に対する対応
 @ 非法定型二重特許拒絶(non-statutory double patenting rejection)に対して
 A 法定型二重特許拒絶(statutory double patenting rejection)に対して
6.権利期間の放棄(ターミナルデイスクレマー:Terminal Disclaimer)とは
 @ 概 要
 A 2012年9月16日以降の出願のターミナルデイスクレマー(出願人によるターミナルデイスクレマー)
W.第102条 特許要件;新規性(Conditions for patentability; Novelty)
[1] 条 文(AIA以前、および、AIA以降)
[2] 説 明
1.はじめに
2.第102条拒絶の概要
3.第102条拒絶の特徴
4.第102条拒絶への応答
 @ 引用文献はクレームの要素を開示していない
 A オフィスアクションは米国特許商標庁(USPTO)のガイドラインに沿っていない
5.参考:AIA以前の第102条について
 @ 第102条.項
 A 第102条.項
6.引用文献による開示(disclosure)形態
 @ 明示的、暗示的開示(explicit, implicit disclosure)
 A 本質的開示(inherent disclosure)
X.第103条 特許要件;非自明な主題(Conditions for patentability;non-obvious subject matter)
[1] 条 文 (AIA以前、および、AIA以降)
[2] 説 明
1.日本との引用文献の違い
2.第103条拒絶への応答 
 @ 引用文献には請求項の構成要件が記載されていない/引用文献から請求項の構成要件は自明(obvious)ではない
 A 引用文献は“Analogous”ではない
 B 「Teach Away」 110
 C 引用文献を発明の構成の様に変更するのは引用文献の目的/基本的考えに反する
 D 拒絶は米国特許商標庁のガイドラインや最高裁判所のKSR判決に沿っていない
 E 効果(criticality/advantages)の主張
 F 課題の発見の主張
 G オフィスアクションの拒絶の理由付けは「Hindsight Logic」(“後知恵”の理由付け)である
 H 「Official Notice」への反論
 I オフィスアクションは、請求項の構成要件を全体(as a whole)として解釈していない
 J 審査官の主張する引用文献を組み合わせる理由は不当である
 K 審査官の主張する“主要引用文献と請求項の差異”は正確ではない
 L 「Capable Test
 M 「Design Choice」への対応
 N 図面の記載内容を基に拒絶された場合の対応
 O 基準に沿ってないクレーム解釈への反論
 P 翻訳された引用文献(例、日本の公開公報)の解釈が不適当な場合
 Q その他:商業的な成功の主張
Y.第112条:明細書(Specification)
[1] 条 文
[2] 説 明
1.第112条.項/(AIA以前は、第一段落)
 . 実施可能要件(enablement requirement)
 . 記載要件(written description requirement)
2.第112条.項/(AIA以前は、第二段落)
 . 第112条.項の要件
 . 出願人は請求項の用語を定義することができる
 . 請求項の用語は明細書中の用語と一致しなくてもよい
 . 請求項の広さとは関係ない
 . 相対的な用語(relative term, relative terminology)
 . 否定的な限定(negative limitation)
 . 第112条.項との関係
3.第112条.項/(AIA以前は、第六段落)(Means plus function claim)
 . ミーンズプラスファンクションクレーム(means plus function claim)とは
 . ミーンズプラスファンクションクレームになるためには
 . 最近の傾向と判例、および、対応
  @ 最近の傾向と判例
  A 課題および対応
Z.オブジェクション(Objection)
 . 請求項
 . 図 面
 . タイトル
 . 明細書/アブストラクト
[.第102条/第103条/第112条拒絶への応答に際して
1.日米実務の相違等に基づく留意点
 . 引用文献の適格性のチェック(「第3章 T.1.引用文献の資格/適格性のチェック」参照)
 . Final Office Actionへの応答(「第5章 T.2.Final Office Action」参照) 
  @ Final Office Actionは適正か
  A Final Office Actionに対する応答の提出期限
  B Advisory Action後の拒絶された請求項をキャンセルする補正(「第5章 T.3.Advisory Action」参照)
 . 第102条関係(「第3章 W.[2] 3.第102条拒絶の特徴、および、4.第102条拒絶への応答」参照)
 . 第103条関係(「第3章 X.[2] 2.第103条拒絶への応答」参照) 142
  @ 複数の引用文献を組み合わせる理由
  A 複数の引用文献を組み合わせる効果
 . クレームに関する事項
  @ 限定要求や選択要求が出た場合のクレームを補正する際の留意点(「第8章 U.5.. 選択した請求項の補正」参照)
  A 物のクレームの判断基準 (「第4章 T.4.プロダクトバイプロセスクレーム(product by process claim)」参照)
  B クレーム解釈等 (「第4章 T.米国のクレーム解釈」参照)
  C クレームの補正方法(「第5章 V.3.具体的なクレームの補正方法」参照)
2.日米クレームの相違/調和
 @ 日本の「xxx手段」と(所謂)「於いてクレーム」の英文翻訳
 A 日米請求項の調和
3.米国法律事務所への指示に際して
 @ 補正のサポート箇所の指摘
 A 引用文献の具体的開示箇所の指摘

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第4章 米国におけるクレーム解釈、および、クレーム作成の考え方等(実体的事項)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
T.米国のクレーム解釈(Claim interpretation)
1.幅広いクレーム解釈
 . クレーム解釈の基準
 . 基準に沿っていないクレーム解釈への対応
 . 参考例
2.クレーム用語の定義(「第3章 Y.[2] 2.. 出願人は請求項の用語を定義することができる」も参照)
3.機能的な表現(functional language)
4.プロダクトバイプロセスクレーム(product by process claim)
 . 基 準
 . 対 応
5.前文(preamble)の解釈
6.クレームは使用目的(intended use)を記載している
7.引用文献の一つの構成がクレームの二つの構成要素に該当する
8.Doctrine of Claim differentiation(クレーム相違の原則)
9.その他
U.クレームの変更
1.クレームの変更
 . 実質的な内容に関するオフィスアクションが出る前(before the Office Action on the merit is issued)
 . 実質的な内容に関するオフィスアクションが出た後(after the Office Action on the merit is issued) 
  @ 当初のクレームをキャンセルする場合
  A 当初のクレームをキャンセルせず、新しいクレームを追加する場合
  B 追加したクレームに対する限定要求の理由
2.キャンセルしたクレームの復活
V.クレーム作成(Claim Drafting) 
1.クレーム作成の際考慮すべき点
 . 広いクレーム
 . 侵害の基本的考え方
 . 製品の最終形態や販売形態を考える
 . 競合者の製品を考える
2.クレームの構成等
 . クレームの構成
  @ 前文(preamble)
  A 変遷語(transition)
   @ 他の要素を排除しない用語 (comprising, including,containing, characterized by)
   A 他の要素を排除する用語(consisting of)
   B 重要でない要素は排除しない用語(consisting essentially of)
   C その他の用語
 . その他:theと said

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第5章 オフィスアクションの種類とその対応
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
T.Non-Final Office Action, Final Office Action, Advisory Action,Ex parte Quayle Office Action およびNotice of Non-Compliant Amendment
1.Non-Final Office Action
 . 請求項の補正の内容の制限
 . 補正書(Amendment)や意見書(Request for Reconsideration)の提出期限 180
 . その他
2.Final Office Action
 . Final Office Actionとは
 . Final Office Actionに対する補正書(Amendment)等の提出
  @ 請求項の補正の内容の制限
  A 証拠等の提出
  B Final Office Actionに対する補正書(Amendment)等の提出期限
   @ 法定期間の6月とは
   A 応答時期と延長料金の考え方
 . 継続審査請求(Request for Continued Examination:RCE)が必要か否かの考え方
  @ 従属請求項の内容を独立請求項に追加する場合
  A 従属請求項以外の内容を独立請求項に追加する場合
 . After Final Consideration Pilot 2.0( AFCP 2.0) Program
  @ After Final Consideration Pilot 2.0( AFCP 2.0) Programとは
  A AFCP 2.0プログラムの活用
 . Post-Prosecution Pilot( P3) Program(P3プログラム)
  @ P3プログラムとは
  A P3プログラムの活用
 . 参考:Final Office Actionに対する応答
 . Final Office Action(およびNon-Final Office Action) に対して、法定期間(Final Office Action / Non-Final Office Action の発送日から6月)内に補正案が出来ない場合
3.Advisory Action
4.Ex parte Quayle Office Action
5.Notice of Non-Compliant Amendment (不適格な補正書の通知)
 . 方式不備の場合
 . 補正の内容に問題がある場合
U.継続審査請求(Request for Continued Examination:RCE)、および、First Action/Final Rejection
1.継続審査請求(Request for Continued Examination:RCE)
2.First Action/Final Rejection
V.クレームの補正
1. クレームの補正の制限
 . 実質的内容の審査前の補正
 . 実質的内容の審査開始以降(特許許可通知(Notice of Allowance)が出るまで)の補正
  @ Non-Final Office Actionに対する補正(注:Non-Final Office Actionについての詳細は、「第5章 T.1.Non-Final Office Action」を参照)
  A Final Office Actionに対する補正(注:Final Office Actionについての詳細は、「第5章 T.2.Final Office Action」を参照)
  B Advisory Actionに対する補正(注:Advisory Actionについての詳細は、「第5章 T.3.Advisory Action」を参照)
  C Ex parte Quayle Office Actionに対する補正(注:Ex parte Quayle Office Actionについての詳細は、「第5章 T.4.Ex parte Quayle Office Action」を参照)
 . 審判請求後の補正(「第6章 [2] 5.審判中の補正」参照)
 . 特許許可通知(Notice of Allowance)後の補正(注:特許許可通知後の手続きについての詳細は、「第5章 W.特許許可通知(Notice of Allowance)後の手続き」を参照)
 . 特許後の補正
2.クレームの補正手段
 . 補足補正書(Supplemental Amendment)
 . 審査官補正(Examiner’s Amendment)
  @ 米国特許商標庁の審査官補正(Examiner’s Amendment)の実務
  A 手続き
  B 審査官補正(Examiner’s Amendment)の内容とその時期
  C 審査官補正(Examiner’s Amendment)のメリット
  D 審査官補正(Examiner’s Amendment)のフォロー
3.具体的なクレームの補正方法
W.特許許可通知(Notice of Allowance)後の手続き
1.米国特許商標庁(USPTO)による審査の再開
2.特許許可通知(Notice of Allowance)を受けてから出願人側が行う手続き
 . 特許料金を支払うまで
  @ クレーム等の補正
  A 図面の訂正
  B 特許理由への反論
  C 優先権書類の提出
  D 情報開示陳述書(Information Disclosure Statement)の確認
 . 特許料金の支払い後特許発行まで
  @ 継続出願等
  A 情報開示陳述書(Information disclosure Statement)の提供
   (「第8章 T.3.情報開示義務の履行 のタイミングと提出すべき内容」参照)

━━━━━━━━━━━
第6章 審判(Appeal)
━━━━━━━━━━━
[1] 条 文
 第134条
[2] 説 明
1.審判請求と特許商標庁長官に対する不服申し立て
2.審判請求者および対象案件
3.審判手続き
 . 審判手続きの流れ
 参考:審判手続きのフローチャート
 . 審判の各ステージの概要
  @ 審判請求書(Notice of Appeal)の提出
  A 審判請求理由書前のレビュー請求(Pre-Appeal Brief Request for Review)およびB審査官合議体によるレビュー
  C 審判請求理由書(Appeal Brief)の提出
  D 審査官の回答(Examiner’s Answer)
  E 反対書面(Reply Brief)の提出
  F 口頭審理(Oral Hearing)
  G 審決(Decision on Appeal)
4.審判合議体の審決に対する対応
 . 審査官の拒絶を維持しなかった場合
 . 審査官の拒絶を全てのクレームについて維持した場合
  @ 裁判所への訴え(MPEP § 1216)
  A 再弁論の申請(Request for Rehearing)
  B 審査の再開(MPEP § 1214.07)
5.審判中の補正
 . 審判請求理由書(Appeal Brief)を提出するまで
 . 審判請求理由書(Appeal Brief)を提出した日以降
6.審判継続中の方向変換
7.参考:審決確定後のクレームの取り扱い

━━━━━━━━━━━━━
第7章 特許発行後の手続き
━━━━━━━━━━━━━
T.再発行特許出願(Reissue Application)
[1] 条 文
 第251条
[2] 説 明
1.再発行特許出願(Reissue Application)の概要
(参考) 原特許のクレームを広くするクレームとは
2.再発行特許出願(Reissue Application)の形式的要件
 @ 出願書類
 A 再発行宣誓証書/あるいは宣誓書(Reissue Oath or Declaration)
3.出願後の審査
4.取り戻しルール(Recapture rule)
 @ 取り戻しルール(Recapture rule)とは
 A 取り戻しルール(Recapture rule)への対応
 (参考) 他の実施例や他の発明の請求
5.補正の方式
 @ 補正書(Amendment)
 A 各クレームの補正
6.Continuation Reissue Application(あるいはDivisional Reissue Application)とContinuation of Reissue Application(あるいはDivisional of Reissue Application)
 . Continuation of Reissue Application (あるいはDivisional of Reissue Application): 
 . Continuation Reissue Application (あるいはDivisional Reissue Application)
 . まとめ
7.再発行特許出願のその他の根拠
8.参 考
U.訂正証明書(Certificate of Correction)
[1] 条 文
 第254条、第255
[2] 説 明
V.特許発行後のレビュー
1.付与後レビュー(Post-grant review)(特許法第321条〜第329条)
[1] 条 文
 第321条(注)、第100条(注)、第321条〜第326条
[2] 説 明
 . 概 要
  @ 対象特許
  A 申し立て者(petitioner)
  B 付与後レビューの根拠
  C 付与後レビューの申し立て期間
  D 米国特許商標庁内での担当および処理期間
 . 付与後レビューのフロー
  @ 付与後レビューの申し立て(Petition)
  A 特許権者の予備的な応答(Preliminary response to petition)
  B 付与後レビューを行なうことの決定(Institution of post-grant review)
  C 特許権者による応答(Patent owner response)およびクレームの補正(motion to amend a patent)
  D 申し立て者による特許権者の応答に対する応答、および、補正の申し立てに対する異議
  E 特許権者による応答
  F 口頭審理(Oral Hearing)等
  H 審判合議体による結論
  参考:証拠の程度(evidentary standards)
  I 裁判所への控訴
 . その他
  @ 実質的利益当事者(real party in interest)の明確化
  A 制裁規定(sanctions)
  B 中用権(intervening rights)
  C 和解(settlement)
  D エストッペル(estoppel)
2.当事者系レビュー(Inter partes review)(特許法第311条〜第319条)
[1] 条 文
 第311条(注)、第311条〜第316条
[2] 説 明
 . 概 要
  @ 対象特許
  A 申し立て者(petitioner)
  B 当事者系レビューの根拠
  C 当事者系レビューの申し立て期間
  D 米国特許商標庁内での担当および処理期間
 . 当事者系レビューのフロー
  @ 当事者系レビューの申し立て(Petition)
  A 特許権者の予備的な応答(Preliminary response to petition)
  B 当事者系レビューを行なうことの決定(Institution of inter partes review)
  C 特許権者による応答(Patent owner response)およびクレームの補正(Motion to amendment a patent)  D 申し立て者による特許権者の応答に対する応答、および、補正の申し立てに対する異議、E特許権者による応答、F口頭審理(Oral Hearing)、Gデイスカバリー(Discovery)、H審判合議体による結論、および、I裁判所への控訴。
 . その他 
3.査定系再審査(Ex-parte reexamination)(特許法第301条〜307条)
[1] 条 文
 第301条〜第305条
[2] 説 明
 . 概 要
  @ 対象特許
  A 請求者(requester)
  B 査定系再審査の根拠
  C 査定系再審査の請求期間
  D 米国特許商標庁内での担当
 . 査定系再審査のフロー
  @ 査定系再審査の請求(Petition)
  A 査定系再審査を行なうか否かの判断
  B 査定系再審査の開始
4.参考:特許発行後のレビュー
 . 米国特許商標庁内での手続き
  @ コスト
  A 処理期間
  B 審理/審査への参加等
  C 申し立ての時期および根拠
  D エストッペル(estoppel)
 . 米国特許商標庁/裁判所
  @ 判断基準
  A クレーム解釈
  B コスト
5.補足審査(Supplemental examination)(特許法第257条)
[1] 条 文
 第257条
[2] 説 明
. 概 要
 @ 補足審査の請求者
 A 提出する情報
 B 補足審査の請求期間
 C 補足審査を行なうか否かの判断基準
 D 効果
 E その他

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第8章 情報開示義務制度および限定要求
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T.情報開示義務制度(Information Disclosure System)
1.はじめに
 . 何故、情報開示義務が生じるのか
 . 不衡平な行為の判断基準
2.情報開示義務制度の概要
 . 情報開示義務で提出すべき情報
 . 情報開示義務の対象となるクレーム
 . 情報開示義務を負う者
 . 意図的な情報開示義務違反
3.情報開示義務の履行のタイミングと提出すべき内容
 . 出願から特許料金を支払うまでの期間
 . 特許料金を支払った後特許が発行するまでの期間
4.提出する情報
5.審査官の検討を求めない関連情報の提出
6.特別な場合の対応
 . 関連する情報を知ったのが、特許料金の支払い期限直前の場合
 . 特許料金の支払い後、特許が発行されるまでに提出すべき情報を情報開示陳述書(IDS)として提出できなかった場合
 . 継続審査請求(RCE)を出してから次のオフィスアクションが出るまでに情報開示陳述書(IDS)を提供できない場合
7.継続出願等の情報開示陳述書(IDS)
8.30日以内の提出と特許期間の調整
9.参 考
 . どの情報を提出するか
 . 複数の関連出願の情報開示陳述書(IDS)
 . 情報開示陳述書(IDS)を提出した後のフォローアップ
U.限定要求(Restriction Requirement)と選択要求(Election of Species Requirement)
1.限定要求(Restriction Requirement)とは
 . 定 義
 . “独立、あるいは、異なる発明(independent or distinct)”とは
  @ “独立な(independent)発明”とは
  A 複数の発明は関連する(独立ではない)発明であっても、異なる(distinct)発明となる場合
  B 1つの実施例の同じ構成要件を異なる定義で規定している請求項同士は異なる発明ではない
 . 独立(independent)ではない発明であっても、異なる(distinct)発明の具体例
  @ コンビネーションとサブコンビネーション(Combination and Subcombination)
  A プロセス発明とそのプロセスに使用する装置発明
  B プロセス発明とそのプロセスにより作られた物の発明
  C 装置発明とその装置によって作られた物の発明
  D 物の発明とその物を使用するプロセス発明
 . 審査官に重大な負荷が生じる場合とは
 . 限定要求の対象
2.限定要求(Restriction Requirement)に対する回答
 . 限定要求(Restriction Requirement)が適切か否かの確認
 . 限定要求(Restriction Requirement)に対する具体的な回答
  @ 請求項の選択、および、限定要求の否認/あるいは容認(with or without traverse)
   @ 否認(traverse)することの効果
   A 参考:請求項選択の基準
  A 請求項の選択および“linking claim”(つなぎの請求項)の追加
 . 限定要求(Restriction Requirement)の最終確定と最終確定に
  不服の場合の対応
  @ 限定要求(Restriction Requirement)の最終確定
  A 最終確定に不服の場合の対応
3.選択要求(Election of Species Requirement)
  @ 選択要求(Election of Species Requirement )とは
  A 限定要求(Restriction Requirement)と選択要求(Election of Species Requirement)の組み合わせ
4.限定要求(Restriction Requirement)や選択要求(Election of Species Requirement)の方法
5.その後のオフィスアクションへの対応
 . 選択した請求項の補正
 . 選択しなかった(non-elected, withdraw)クレームの対応
  @ 再併合の要求(Request for Rejoinder)
  @−1 限定要求が@装置の請求項とAその装置の製造方法/あるいはその装置の使用方法の請求項の間で出た場合の留意点
  A 選択しなかった請求項(non-elected, withdrawn claim)の補正
  B 選択しなかった請求項(non-elected, withdrawn claim)の取り消し、および、分割出願
  C 選択しなかったクレームの復活
6.PCT出願の米国国内段階での発明の単一性
 . 発明の単一性(Unity of Invention)の基準
 . 米国特許商標庁での実務
 . 発明の単一性(Unity of Invention)を満たしていないとの限定要求への対応
  @ “special technical features”( 特別な技術的特徴)の主張
  A 発明の単一性(Unity of Invention)を満足しているとの主張
7.その他:限定要求や選択要求と関連する実務
 . 推定の選択(Constructive Election)
  @ 推定の選択(Constructive Election)とは
  A 推定の選択(Constructive Election)が適用される例
  B 対 応
 . 審査経過途中で追加した請求項に対する限定要求が適切か否かのチェック
 . 限定要求が出た後の請求項の変更
8.所 感
 参考:「審査官に重大な負荷が生じる場合について」

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第9章 特許期間の調整および放棄等
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T.特許期間の調整
[1] 条 文
 第154条
[2] 説 明
1.概 要
2.米国特許商標庁の審査の遅れ
 A.米国特許商標庁が特定の期間内にアクションをとらなかったことによる遅延
 B.特許出願が3年以上未決の場合の遅延(出願から3年以内に特許が発行されなかった場合の遅延)
 C.インターフェアランスや審判等による遅延
3.出願人が合理的な努力を払わなかった期間
U.放棄(Disclaimer)
V.第三者による情報提供 (Third Party Submission)

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第10章 その他
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T.オフィスアクションの質(所感)
 @ 審査官自体の質
 A 米国特許商標庁内での管理/指導
 B 米国特許法の難しさ
U.面接(Interview)
 1.面接(Interview)が米国で有効な理由
 2.面接の種類
 3.その他 (コストの観点)
 4.参 考
V.米国の弁理士制度
. 受験資格
. 試験
. “Limited Recognition No.”
. 登録費用

[参考]
1.Manual of Patent Examining Procedure(MPEP)へのアクセス/利用方法
2.Patent Application Information Retrieval(PAIR) の利用
 
索 引



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