米国特許クレーム例集

米国での特許実務に永年携わってきた著者が、多観点で米国特許クレームを詳説！
米国特許商標庁の101条/112条に関する審査ガイダンスも解説

　米国特許実務を理解するのは簡単なことではありません。判例法の国である米国では特許法のみならず、特許法の各条文を解釈する連邦最高裁判所や特許を専門に扱う連邦巡回控訴裁判所（Court of Appeals for the Federal Circuit：CAFC）の判例を理解すると共に、特許法の実務を理解しておく必要があります。そして、米国の特許実務の中には日本の実務と異なっている点が多い。特に、米国特許実務において日本人が苦労するのはクレームであります。これは米国の特許実務がクレーム解釈など特有の特徴を有していることに加え、日本人の母国語が英語ではないという、日本語と英語の語学上の違いにも起因しております。

　本書の著者は、長い間米国特許の実務に直接携わり、米国特許商標庁からのオフィスアクションに対する応答を直接作成。審査官との面接も数百件ほど経験し、クレームの書き方や米国でのクレームを書く際の留意すべき点も熟知しており、また、日本から米国への特許出願にも数多く携わってきたことから、日本から米国へ特許出願する際に特有な課題も把握しております。そこで、本書では、著者のこれまでの豊富な経験を生かし、米国の特許クレームの作成について、多観点から説明しております。

　米国特許実務に携われている方々の米国特許クレーム作成、ひいては米国特許取得の一助となる一冊です。

━━━━━━━━━━━━━━━━ 第一部　米国のクレーム作成の実務 ━━━━━━━━━━━━━━━━ 第１章　米国のクレーム作成の基本 Ⅰ．広いクレームの作成　.　独立請求項および従属請求項の考え方　.　同じ実施例の内容を異なった観点で定義する　.　意図する対象をクレームする Ⅱ．特許侵害訴訟を考慮したクレームの作成　.　侵害の基本的考え方を踏まえたクレームの作成　.　製品の販売形態を踏まえたクレームの作成第２章　米国の審査実務に沿ったクレーム作成 Ⅰ．基準（特許法第112条.項など）に沿ったクレーム用語の使用１.　程度を表す用語、相対的な用語（term of degree, relative term,relative terminology）　.　不明瞭を避けるための表現　　①　具体的な値を入れる　　②　構成部材間の比較を用いる　　③　基準値との比較を用いる　　④　構成部材間の比較および基準値との比較の両方を用いる　.　程度を表す用語、相対的な用語で留意する必要のある用語　　①　close to/near（近い）　　②　highpolymer/high polymer（高分子）　　③　groove/shallow（溝／浅い）　　④　substantially（実質的に、だいたいは）　　⑤　canを用いると不明瞭となる可能性がある　　⑥　不特定な（変動する）基準値を参照しない　　⑦　about 　.　正確な用語を使用する　.　第112条.項に関するCAFCの判決から　　①　明細書の記載から“minimal”の客観的境界が不明瞭と判断した判例（Berkheimer v. HP Inc.）　　②　明細書の記載から“about 3% or less”は４％を含むと判断した判例（Monsanto Technology LLC v. E.I. Dupont de Nemours）　　③　明細書の記載等から“visually negligible”は明瞭と判断した判例（Sonix Technology v. Publications International, Ltd.）　　④　明細書の記載と審査経緯から“virtually free from interference”は明瞭と判断した判例（One-E-Way, Inc. v. ITC.）　　⑤　“a fragile gel”は不明瞭と判断した判例（Halliburton Energy Servs., Inc. v. M-I LLC）　　⑥　判例を踏まえての考察２．Negative limitation（否定的な限定）　.　否定的な限定の記載例　.　判例で認められた表現３．Only/ a single（唯一の）による限定４．Antecedent basis（先行詞）　.　基本的な考え方　.　例外　.　参考となる表現 Ⅱ．審査審判時の広いクレーム解釈とその対応　.　クレーム解釈の基本的な考え方　.　簡単な一語を付加することにより明確となる例　　①　entire／an entirety of　（全ての）　　②　automatically（自動的に）　　③　simultaneously（同時に）　　④　directly（直接）63 　　⑤　continuously（連続的に）　　⑥　detachably/non-detachably/fixedly/non-movably（取外し可能に／取外しできないように／固定されて／移動できないように）　　⑦　a predetermined number（当初決められた回数）　.　クレームの概念を明確にする例 Ⅲ．限定要求（Restriction Requirement）を考慮したクレームの作成　.　限定要求の考え方　.　選択したクレームの構成要件を全て含む様にする　.　一つの実施例を別の観点からクレームする Ⅳ．クレーム補正の仕方　.　クレームの削除、新規クレームの追加　.　クレーム文言の補正　.　米国のクレーム補正方式に沿った補正の重要性第３章　クレームの形式 Ⅰ．特有なクレーム形式１．ミーンズプラスファンクションクレーム（means plus function claim）　.　ミーンズプラスファンクションクレームとは　.　ミーンズプラスファンクションクレームか否かの判断基準　.　最近の傾向　.　ミーンズプラスファンクションクレームと解釈されないためのクレームの記載方法　　①　ミーンズプラスファンクションクレーム　　②　ステッププラスファンクションクレーム　　③　コンピューターの機能を記載するクレーム　　　③－１　装置クレーム／システムクレーム　　　③－２　方法クレーム／プロセスクレーム２．プロダクトバイプロセスクレーム（product by process claim）　.　基本的な考え方　.　判例で構造を表すと判断され、クレームの構成要件と判断された用語　.　プロダクトバイプロセスを用いる際の留意点３．プログラムクレーム　.　概　要　.　記載例４．方法クレーム／プロセスクレーム　.　step を用いない記載方法　.　step ofを用いる記載方法　.　参考：antecedent basis（先行詞）およびステップの順番５．マークッシュクレーム（Markush claim）　.　認められる表現　　①　限定的な表現　　②　幅広い表現　.　認められない表現６．ジェフソン形式のクレーム（Jepson claim） Ⅱ．クレーム構成１．クレーム構成　.　前文（preamble）　.　変遷語（transitional phrase）２．従属請求項　.　従属請求項の基本的考え方　.　多数項従属クレーム３．Doctrine of claim differential（クレーム相違の原則）第４章　第101条（特許対象）関係クレーム Ⅰ．特許対象発明の判断手法１．全体フロー２．米国特許商標庁の2019年のガイダンス　.　ステップ２Ａの概要　.　ステップ２Ｂの概要 131 ３．米国特許商標庁の2019年のガイダンスの特徴 Ⅱ．裁判所による判断１．コンピューターソフトウエア関係のクレーム１－１．特許対象と判断したクレーム　.　コンピューター自体を改善する発明　　①　クレームはコンピューターの機能を改善すると判断した判例（Core Wireless Licensing S.A.R.L., v. LG Electronics, Inc.）　　②　クレームは結果を生じさせるための特定のステップを記載しておりコンピューターの機能を改善すると判断した判例（Finjan,Inc. v. Blue Coat Systems, Inc.）　　③　クレームはコンピューターメモリーシステムの改良であると判断した判例（Visual Memory LLC, v. Nvidia Corporation）　　④　従来のデータベースの構造と異なった機能を有するデータベースのインデックス構造は特許対象であると判断した判例（Enfish,LLC, v. Microsoft Corp.）　.　コンピューターネットワークを改善する発明　　①　コンピューターネットワーク上で生じる問題に対処するために、（仮想の）ウエブページを作成するクレームは特許対象と判断した判例（DDR Holdings, LLC. v. Hotels.com, L.P.）　　②　コンピューターネットワークに特有な技術的問題を解決するために、クレームは意図的に構成物を配置していると判断した判例（Amdocs（ Israel） Ltd., v. Openet Telecom, Inc.）　.　特定の技術分野を改善する発明　　①　コンピューターの計算式を含むクレームを、クレーム全体としてみて特許対象と判断した判例（Diamond v. Diehr）　　②　クレームは対象物を効率的に追跡する新規で有用な技術を記載していると判断した判例（Thales Visionix Inc. v. United States）　　③　上位概念のクレームもコンピューターアニメーション技術の改良であるとして、特許対象と判断した判例（McRO, Inc. v. Bandai Namco Games America Inc.）　.　ビジネス関連の発明　　①　公知の平凡な要素を、平凡ではない、また、一般的ではない配置をした場合には発明の概念があると判断した判例（Bascom Global Internet Services, Inc., v. AT&T Mobility LLC）１－２．特許対象ではないと判断したクレーム　.　特許対象と判断したクレームとは異なると判断したクレーム　　①　クレームにコンピューター技術を改善する特定の／あるいは限定的な要素が記載されていないと判断した判例（Intellectual Ventures I LLC v. Symantec Corp.）　　②　クレームは技術的な問題の解決を対象としておらず、クレームに技術的解決のための具体的事項が記載されていないと判断した判例（Affinity Labs Of Texas, LLC v. DirecTV, LLC）　　③　クレームは技術的な問題を解決するものではなく、また、クレームされた機能は、業界にとって公知の／通常の／あるいは平凡な行為であると判断した判例（TLI Communications LLC v. AV Automotive, LLC）　.　その他のケースで特許対象ではないと判断した理由２．ライフサイエンス（生命科学）関係のクレーム２－１．特許対象と判断したクレーム　　①　自然界に存在するバクテリアと著しく異なる特質を有し、かつ、著しい有用性を有する人工のバクテリアを特許対象と判断した判例（Diamond v. Chakrabarty）　　②　自然に生じるDNAの単離された一片は特許対象ではなく、合成的に生成されたcDNAは特許対象と判断した判例（Association for Molecular Pathology v Myriad Genetics, Inc.）　　③　クレームは特定の合成物を特定の服用量を用いて特定の患者を治療する特定の方法であり、特許対象と判断した判例（Vanda Pharmaceuticals. Inc., v. West-Ward Pharmaceuticals Int’l Ltd.）　　④　ある種の細胞が複数回の冷凍・解凍が可能ということを発見し、その発見を既存の肝細胞増殖因子を保存する方法の改良に適用した発明は、特許対象であると判断した判例（Rapid Litigation Management Ltd. v. Cellzdirect, Inc.）２－２　特許対象ではないと判断したクレーム　　①　体内の代謝産物の量から薬の投与量を示唆する方法は特許対象ではないと判断した判例（Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.）　　②　体内から放出される特定の物質の量から心臓血管症になるリスクを判断する方法は、特許対象ではないと判断した判例（Cleveland Clinic Foundation v. True Health Diagnostics, LLC） Ⅲ．判例を踏まえてのクレーム記載の留意点 ━━━━━━━━━━━━━━━ 第二部　具体的なクレームの作成 ━━━━━━━━━━━━━━━ 第５章　具体的なクレームの作成 Ⅰ．理解しやすいクレームの作成１．クレーム全体２．各段落の記載　.　段落の記載例　.　段落に限定内容を追加していく記載例　.　ⅰ、ⅰ）、.等を用いた段落の記載例３．同じ名称の部材が存在する場合 Ⅱ．意図する内容／構成のクレーム作成　.　意図する内容／構成を主体としたクレームの記載　.　クレームの構成要件を明確にする Ⅲ．従属請求項の内容や新規の内容を独立請求項に追加する場合１．従属請求項の内容や新規の内容を独立請求項に追加する具体的な方法　.　新規の内容を独立請求項に追加する場合の考え方　.　独立請求項には記載されていない従属請求項の内容を独立請求項に追加する場合　.　独立請求項の構成要件を限定している従属請求項を独立請求項に追加する場合　.　独立請求項の内容を一部削除する場合　.　発明のポイントを踏まえた補正２．オブジェクトされた従属請求項を独立請求項にする場合第６章　日本から米国へ出願する際の留意すべき事項、および、クレーム作成上便利な用語 Ⅰ．米国出願を踏まえた日本語クレームの作成および翻訳文の作成１．翻訳を考えた表現（翻訳しやすい、内容の理解しやすい表現）とする２．英文翻訳された用語がクレーム用語として適切でない場合もある３．直訳しない Ⅱ．米国実務に合わせたクレームの作成１．米国実務に合わせた翻訳　.　製品と一緒に販売されないもの／人物、水、ガス等をクレームの構成要件としない　.　程度を表す用語／相対的な用語を簡単な用語に置き換えることも可能２．留意すべきクレーム表現（「at least one of A or B」と「少なくとも一つ」）　.　「at least one of A and B」と「at least one of A or B」の違い　.　「少なくとも一つ」３．英文クレームの書き方を踏まえた限定を行う Ⅲ．日本語や日本語クレーム特有の課題１．日本語の造語を翻訳する場合２．日本のクレームの特有の課題　.　於いてクレーム　.　「ｘｘｘｘ手段」のクレーム Ⅳ．米国出願時から実体審査に於けるクレームの補正（一般的留意すべき事項）１．米国出願時から実体審査開始までのクレームの見直し／補正　.　広いクレームの観点　.　日本での審査経過に基づいたクレームの補正・変更　.　早め早めの対応（クレームの補正）２．審査時に於ける留意点　.　審査官がクレーム（クレーム用語）をどのように解釈しているか　.　審査官がクレーム用語を正確に解釈していない場合 Ⅴ．クレーム作成上便利な用語　.　機能を表す表現（configured to／capable of 等）　.　結果を表す表現（thereby／whereby）　.　部材間の寸法、構成関係、配置等を表す用語（dimensioned／structured 等）　.　その他の用語