お問い合わせ刊行物の購入方法通信販売のご案内刊行物のご案内TOPページ(財)経済産業調査会TOPページ
財団法人経済産業調査会 出版案内
分類現代産業選書/知的財産実務シリーズ
知的財産情報会員
好評受付中
上段PR画像
書籍表紙画像

▼発売中
簡単・便利・最速の通信販売をご利用下さい。

改訂3版 特許出願の拒絶理由への対応
〜意見書の書き方〜
弁理士・東京工業大学教授 佐伯 とも子 著

発行 2006年 6月 16日 A5判 394ページ

本体 4,200円(+税)  送料 実費

ISBN4-8065-2747-5

書籍の購入方法ボタン   お問い合わせボタン   オンライン購入のボタン


本書は、特許実務家のために拒絶理由通知に対する意見書の書き方を提示した書である。拒絶理由の通知に対しては、反論すべきはきちんと反論することが重要と考えます。そして、拒絶理由を冷静に理解すること、本願発明を的確に把握すること、引用例を適切に位置づけること、反論を論理的に組み立てること、根気よく熱意をもって取り組むことによりバランスよく反論ができるはずです。

前回改訂版(平成14年1月発行)発行以降の「特許法」及び「特許・実用新案審査基準」の改正においては、治療方法・診断方法の考え方、単一性の判断等について大きな変化があり、記載要件についてはより判断が厳しくなる方向と見受けられます。

今回改訂3版では、これらの変化に対応して、意見書の書き方及び拒絶理由通知に対してどのように対応すべきかを解説し、事例に沿った説明を加えました。

拒絶理由通知を根本から理解し意見書がかけるようになりたい方々にお薦めの書。



改訂3版刊行にあたって(著者)

時間が経つのは早い、実感です。改訂版からはや四年以上経過し、特許法改正、審査基準の改正に対応する必要がありました。

最も変化があったのは、治療方法、診断方法の考え方、単一性の判断です。治療方法、診断方法の考え方については、出願人や代理人の表現上の工夫が活きるようになって、より発明の保護が進んだと理解できますから、喜ばしいことです。

単一性については、「出願の単一性」から「発明の単一性」へと、改善多項制前の元に戻った表現になりました。これは、元と同じ表現であっても、国際的に調和した「発明の単一性」であり、「出願の単一性」として広く単一性を許容するようになった基本的な考え方に変更があったわけではないようです。示されている事例に変更がなく、説明の仕方が「発明の単一性」に応じたものに変更されています。ただ、この判断については、厳しくなる方向に見受けられます。

記載要件については、より判断が厳しくなる方向とみえます。出願の時点でとにかく特許請求の範囲を広く記載しておこう、という考え方の特許出願があまりに多かったというのも背景にあるように感じます。とてつもない記載が許容されては困りますから、これは当然の方向ともいえます。

いずれにしても、判断基準が緩和される方向、厳格になる方向は、出願人や代理人の対応によって、バランスがとられていくと期待できます。すなわち、意見書による反論が多くあると厳格すぎるということで、緩和される方向へ、緩和を期待した出願が多くあると緩和しすぎているということで、厳格な方向へ戻されるでしょう。 したがって、拒絶理由の通知に対して、反論すべきはきちんと反論することが重要と考えます。そして、拒絶理由を冷静に理解すること、本願発明を的確に把握すること、引用例を適切に位置づけること、反論を論理的に組み立てること、根気よく熱意をもって取り組むこと、によりバランスよく反論ができるはずです。

本書は、拒絶理由通知を受け取ったときに、まず、これはとても反論は無理かなと諦めることなく、その拒絶理由の考え方を理解し、反論のために何が必要なのか考えるのに役立ててもらうことを目的としています。事例があるとよいのにというコメントをもらい、今回の改訂で第4部として事例に沿った説明を加えました。実際に拒絶理由通知に対応するには、それぞれの事例できめ細かく適応しなければならないのですが、意見書の作成に当たってこの説明がお役に立てればと思います。

2006年 早春



主要目次
改訂にあたって
本書使用上の注意

━━━━━━━━━━
第1部:拒絶理由通知
━━━━━━━━━━

  第1 拒絶理由通知の位置付け
  第2 拒絶理由通知への対応


━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第2部:拒絶理由通知への具体的な対応
━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 第1章 特許法第29条第1項柱書の拒絶理由
  第1 「発明」であることの要件
  第2 「産業上利用できる発明」であることの要件(産業上の利用性)

 第2章の1 出願の単一性の拒絶理由
  第1 発明の単一性
  第2 対応

 第2章の2 出願の単一性の拒絶理由
  第1 特許法第37条各号
  第2 対応

 第3章 明細書及び特許請求の範囲の記載要件
  第1 明細書及び特許請求の範囲の意義
  第2 特許請求の範囲の記載要件
  第3 特許請求の範囲の記載不備に対する拒絶理由通知と対応
  第4 発明の詳細な説明の記載要件(特許法第36条第4項)
  第5 発明の詳細な説明の記載不備の拒絶理由への対応
  第6 明細書の記載不備一般
  第7 対応

 第4章 新規性の拒絶理由
  第1 特許法第29条第1項各号の規定の趣旨
  第2 「特許出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物」
  第3 インターネット等の情報
  第4 「刊行物に記載された発明」
  第5 新規性の判断の手法
  第6 対応
  第7 特許法第30条の適用について

 第5章 進歩性の拒絶理由
  第1 特許法第29条第2項の規定の趣旨
  第2 進歩性の判断
  第3 対応

 第6章 特許法第29条の2(拡大先願権)
  第1 特許法第29条の2の規定の趣旨
  第2 拡大先願権の判断
  第3 対応

 第7章 特許法第39条(先願)
  第1 特許法第39条の規定の趣旨
  第2 特許法第39条の判断
  第3 請求項に係る発明が同一か否かの判断の取扱い
  第4 対応

 第8章 新規事項の追加の補正(特許法第17条の2第3項)
  第1 特許法第17条の2第3項の規定の趣旨
  第2 新規事項追加についての判断
  第3 新規事項追加の拒絶理由の判断
  第4 対応

 第9章 最後の拒絶理由通知
  第1 第17条の2第4項の規定の趣旨及びその適用
  第2 最後の拒絶理由通知の判断
  第3 対応

 第10章 先行技術文献調査結果の記録

 第11章 補正等の示唆

 第12章 出願の分割
  第1 出願の分割の規定の趣旨
  第2 出願の分割要件の判断
  第3 分割出願に関する取扱い

 第13章 期間延長出願の拒絶理由
  第1 期間延長出願制度の趣旨
  第2 特許法第67条の3の規定に関する判断
  第3 拒絶理由への対応
  第4 参考判決

 第14章 面接


━━━━━━━━━━━━━━━━━
第3部:対応の例(意見書の記載例)
━━━━━━━━━━━━━━━━━

 第1章 手続の様式
  第1 意見書の様式
  第2 延長登録出願の場合の意見書
  第3 手続補正書の様式
  第4 延長登録出願の手続補正書

 第2章 意見書の記載例
  第1 汎用例
  第2 産業上の利用性
  第3−1 発明の単一性
  第3−2 出願の単一性
  第4 新規性
  第5 進歩性
  第6 特許法第29条の2
  第7 特許法第39条
  第8 明細書の記載要件
  第9 新規事項の追加の補正
  第10 最後の拒絶理由通知
  第11 延長登録出願の拒絶理由


━━━━━━━━━━
第4部:事例に沿って
━━━━━━━━━━

  本願
  引用文献1の記載
  引用文献2の記載
  拒絶理由通知
  留意点
  意見書

 付表(折込み)
 出願日と条文の適用の関係379

 あとがき



 bookinfo@chosakai.or.jp

 http://www.chosakai.or.jp/book/

無断転載を禁じます 財団法人経済産業調査会
Copyright 1998-2001 Reserch Institute of Economy, Trade and Industry.
お問い合わせ刊行物の購入方法通信販売のご案内刊行物のご案内TOPページ(財)経済産業調査会TOPページ