拒絶理由通知書の多くに進歩性が欠如している旨の指摘がなされているが、その進歩性欠如への対応が数ある拒絶理由の中で最も難しいと言える。補正書・意見書の書き手の力量が十分に高ければ、強引にでも「進歩性あり」と審査官に認めさせることができたはずなのに、書き手の力量が不足していたために拒絶査定となってしまったケースもあり得るだろう。
本書は、進歩性欠如の拒絶理由通知へ対応するに当たって、特許庁の審査官の判断を覆すための十分な知識やテクニックを備えるに至っていない初級から中級レベルの実務家に、著者のこれまでの経験に基づいた対応ノウハウを伝えることで、上級レベルへ引き上げることを目的としている。
したがって本書は、企業の知的財産部や特許事務所に所属している実務家の中で経験が十分とは言えない方や、意見書において「本発明は進歩性を有する」と主張する場合の論理構成として、自分なりの確固たる「型」や「パターン」を未だ持っていない方などを、主な読者として想定している。
なお、上記のように本書は著者の経験に基づく実務的な知見をまとめたものであり、進歩性の理論面や学術的な知見に関してはほとんど触れていない。
上記の通りであるから、既に上級レベルに至っている方や、進歩性の理論面や学術面を知りたい方にとって、本書の第１章初級編および第２章中級編は有益な情報とならないだろう。
しかし、本書の第３章上級編に示した「本発明は課題が新規であるので進歩性がある」と主張するための論理構成については、最近の裁判例に示された考え方であり、また、特許・実用新案審査基準においても、平成２７ 年１０月１日から適用されている最新版において初めて言及された考え方であるので、この部分については上級レベルの方にとっても有益な情報となり得ると思う。
本書は初級編、中級編、上級編に分かれており、初心者でも初級編から順に読み進めていけば上級編に至ることができるが、必ずしも初級編から順に読まなくても理解できるように記載してあるので、例えば上級者であれば上級編から読み進めれば良い。
なお、本書は、平成２７年１０月１日時点での特許法に基づいて解説している。また、原則として、平成２７年１０月１日から適用されている最新の特許・実用新案審査基準および特許・実用新案ハンドブックの情報を参考にして記載している。本書では前者を「改訂審査基準」、後者を「改訂ハンドブック」と記し、平成２７年９月３０日まで適用されていた特許・実用新案審査基準を「旧審査基準」と記して区別している。
実務家が進歩性欠如の拒絶理由通知へ対応方法を検討する際に、本書がわずかでも参考になれば幸いである。
２０１５年１１月吉日
弁理士・技術士（金属部門）高橋政治
高橋 政治（たかはし まさはる）