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米国特許侵害訴訟
リチャード・バレリー二  著

発行 2008年 3月 25日 A5判 200ページ

本体 2,250円(+税)  送料 実費

ISBN978-4-8065-2802-9


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   内容紹介 イメージ
アメリカ国内では特許訴訟が毎年増加しており、いずれの企業もその規模に関係なく、アメリカ国内でビジネスをする上で通常業務の一部として、特許訴訟に対処する戦略を立てておかなければならない。

まず、本書では、米国特許の保持者が有する権利について説明した。次に、特許訴訟に巻き込まれる可能性を最小限に抑えるために、また万が一特許訴訟を起こされた場合に必要となる時間を短縮するために企業が組み立てられる戦略について説明した。弁護士鑑定(attorney legal opinion)の有用性およびその内容についても説明した。

次に、特許権者(警告状の送り主)による「警告(cease and desist)」状、およびその特許を侵害したとされる者(警告状の受け取り手)について簡潔に説明した後、実際に行われる訴訟プロセスについて、訴状および答弁書による特許訴訟の開始から独特で高額な費用のかかるアメリカ式ディスカバリシステムまで、特許訴訟の審理部分を含めて説明する。本書では、特許訴訟プロセスのうち、米国訴訟プロセスで最も重要とされる要素と、それに関連する米国特許法とに重点をおいて説明した。

特許訴訟自体の説明をした後、これにかかる費用を最小限に抑えて調整する、企業向けの方法および戦略について説明した。

本書には、連邦地方裁判所による米国訴訟制度および/または米国特許法をよくご存知ない読者にとって分かりにくい用語や言い回しが含まれていると思われるため、末尾に用語集を設けて便宜を図った。


主要目次
━━━━━━━━
第1章 - はじめに
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第2章 - 特許権の本質
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第3章 - 特許訴訟のリスクを回避する、または最小限に抑える
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 A. プロダクト・クリアランスの取得
 B. 独自の特許ポートフォリオの構築
 C. 製品の迂回設計
 D. 和解交渉の合意
 E. 裁判外紛争処理

━━━━━━━━━
第4章 - 弁護士鑑定
━━━━━━━━━
 A. 非侵害の鑑定
    資料
    争点となっている製品または方法
    適用可能な法原則
    争点となっている特許の解釈および判断
    文言侵害と均等論
 B. 有効性/無効性の鑑定
 C. 弁護士鑑定における権利行使不能性の分析
 D. 権利放棄と弁護士鑑定の形式
 E. 依頼人による弁護士鑑定の使用
 F. 弁護士鑑定の更新

━━━━━━━
第5章 - 警告状
━━━━━━━
 A. 特許に対する現実の通告および擬制通告
 B. 確認訴訟
 C. 警告状の作成
    直接的な告発やあからさまな脅迫を避ける
    訴訟表現を避ける
    ライセンスを提供する
    特許権者による他の行為を検討する
 D. 被疑侵害者

━━━━━━━━━━━━━━━
第6章 - 特許訴訟プロセスの開始
━━━━━━━━━━━━━━━
 A. 訴答手続き
    訴状
    答弁書
    訴状に対するその他の訴答
    事物管轄権の欠如を理由とする棄却の申立
    対人管轄権の欠如を理由とする棄却の申立
    他の地裁への移送を理由とする棄却の申立
    不十分な手続または令状の送達を理由とする棄却の申立
    不十分な請求の趣旨を理由とする棄却の申立
    必須当事者の不参加を理由とする棄却の申立

━━━━━━━━━━
第7章 - ディスカバリ
━━━━━━━━━━
 A. ディスカバリ計画の作成
 B. ディスカバリの範囲
 C. 情報開示規則
    規則26条(f)カンファレンス
    初期開示
 D. 保護命令
 E. ディスカバリの種類
    文書・物品のディスカバリ
    質問書
    自認要求
 F. 証言録取
    事実証人に対する証言録取
    規則30条(b)(6)による証人の証言録取
    専門家に対する証言録取
 G. 電子ディスカバリ
 H. 弁護士・依頼者間の秘匿特権および弁護士ワークプロダクトの原則
    弁護士・依頼者間の秘匿特権
    特許訴訟における弁護士・依頼者間の秘匿特権の問題
    特許出願手続文書
    弁護士による鑑定書
    ライセンス契約書草案
    弁護士ワークプロダクトの原則
    特許訴訟における弁護士ワークプロダクト問題
    「訴訟を予想」して準備する文書
    特許出願手続文書
    弁護士鑑定
    ライセンス契約草案
    秘匿特権保護の放棄
    不注意による放棄
    意図的な放棄
 I. 米国外のディスカバリ
 J. 第三者ディスカバリ
 K. ディスカバリ問題への対処
    強制の申立
    保護命令の申立
    追加ディスカバリの申立
 L. ディスカバリ命令に応じなかった場合の罰則
 M. その他の問題
    係争中である特許出願のディスカバリ

━━━━━━━
第8章 - 専門家
━━━━━━━
 A. 専門家の特定と選定
 B. 専門家の区分
 C. 専門家の種類
    技術専門家
    特許法専門家
    損害賠償専門家
    中立の立場をとる、または裁判所選任専門家
 D. 専門家の特徴と経歴
 E. 専門家報告書
    専門家証言の開示
    専門家開示の時期
    専門家による報告書の形式および内容
    補充の義務
 F. 専門家の必要性

━━━━━━━━━━━━━━━
第9章 - マークマン・ヒアリング
━━━━━━━━━━━━━━━
 A. 手続
 B. クレーム解釈の規則
    通常の意味を持つと推定されるクレーム文言
    内部証拠
    クレーム文言
    明細書
    出願経歴
 C. 裁判所選任専門家の使用
 D. マークマン・ヒアリングの時期
    ディスカバリに関わるマークマン・ヒアリングの時期
    ディスカバリ前のマークマン・ヒアリング
    ディスカバリ後半のマークマン・ヒアリング
    同時に行われるマークマン・ヒアリングと略式判決のヒアリング
    ローカルルールによるマークマン・ヒアリングの時期
    マークマン・ヒアリングがない場合
 E. マークマンによるクレーム解釈判定を上訴する
    地方裁判所のクレーム解釈を審査する基準
    マークマンによるクレーム解釈判定に対する上訴可能性

━━━━━━━
第10章 - 侵害
━━━━━━━
 A. 文言侵害
    文言侵害の立証
    侵害行為
    クレームされた発明の製造
    クレームされた発明の使用
    クレームされた発明の販売
    クレームされた発明の輸入
    クレームされた方法による製造された製品の輸入、使用、販売、または販売の申出
    クレームされている医薬品に関する簡略化新薬申請書(ANDA)の提出
    特許を付与された組合せの構成部品または方法の輸出
    侵害行為の時期
    侵害行為の場所
    侵害を犯した当事者
    侵害認定の根拠
 B. 寄与侵害
 C. 積極的な侵害の誘導行為
 D. 意匠特許の侵害
 E. 均等論
    均等論の基準要素
    「非実質的相違」テスト
    従来の「機能・方法・結果」テスト
    抗弁と均等論の制限
    CAFCによる均等論適用の制限
    「オール・リミテーション」ルール
    出願経過禁反言
    公衆への提供
    均等論へのその他の制限
    ミーンズ・プラス・ファンクションの均等物
    「ミーンズ・プラス・ファンクション」の分析

━━━━━━━━━━━
第11章 - 特許の有効性
━━━━━━━━━━━
 A. 有効性の推定
 B. 適切な主題と有用性
 C. 新規性
    102条(a)
    102条(b)
    102条(c)
    102条(d)
    102条(e)
    102条(f)
    102条(g)
 D. 自明性
 E. 明細書とクレームの記載不備
    記載要件
    実施可能性要件
    ベストモード要件

━━━━━━━━━━━━━━━━
第12章 - 特許の行使可能性を争う
━━━━━━━━━━━━━━━━
 A. 不公正行為
    重要性
    意図
 B. 独占禁止と特許権濫用
    独占禁止
    特許権濫用
 C. 懈怠と禁反言
    懈怠
    衡平法上の禁反言

━━━━━━━
第13章 - 救済
━━━━━━━
 A. 差止命令
    仮差止命令
    差止め命令
 B. 金銭的損害賠償
    逸失利益
    合理的ロイヤリティ
 C. 増額賠償/弁護士費用
    故意
    増額賠償
    弁護士費用
 D. 判決前利息
 E. 損害賠償の制限
    表示

━━━━━━━━━━━━
第14章 - 訴訟申立の手続
━━━━━━━━━━━━
 A. 申立ての提出時に考慮すべき点
 B. 略式判決の申立
    仮差止命令の申立
 C. 不適切証拠排除申立
 D. 手続に関する申立
    ディスカバリ回答補充義務の違反
    282条による先行技術通知要件の非遵守
    不当な負担または費用を生じる第三者罰則付召喚令状
    審理における法律上の争点の分岐
    当事者に対するディスカバリ要求回答の強制

━━━━━━━
第15章 - 審理
━━━━━━━
 A. 審理に向けた準備
 B. 陪審
 C. 証人の選定
    事実証人の選定
    事実証人の準備
    証言する専門家証人の選定
    専門家証人の準備
 D. 審理における提示の順序
 E. 差止め

━━━━━━━━━
第16章 - 故意侵害
━━━━━━━━━
 A. 故意侵害に関する「全体的な状況」を斟酌する基準
 B. 故意侵害の認定を裏付ける侵害者の行為
 C. 侵害者の侵害するつもりはなかったとの誠意を裏付ける行為(および故意の否認)
 D. 故意侵害の認定による損害賠償の増額
    例外的なケースにおける弁護士費用
 E. 証拠能力を有する弁護士鑑定の取得
    証拠能力のある弁護士鑑定を取得する時期
    口頭による弁護士鑑定および書面による弁護士鑑定
    弁護士鑑定の作成者
    弁護士鑑定の内容
    弁護士鑑定の更新
 F. 秘匿特権による保護の放棄
    秘匿特権による保護の放棄範囲
    弁護士鑑定に関する放棄範囲
    弁護士鑑定以外の文書に関する放棄範囲
    期間制限に関する放棄範囲
    弁護士ワークプロダクト秘匿特権の放棄範囲

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第17章 - 合衆国連邦控訴裁(CAFC)への控訴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 A. 控訴に関連する時期の問題
    連邦地方裁判所から控訴する場合の時期
    差止命令
    自由選択による控訴
 B. 控訴に含める争点
    控訴における審査基準
    覆審的判断基準
    明白誤認
    実質証拠
    裁量濫用
    恣意的かつ気まぐれ
    控訴に適用する準拠法 - 連邦巡回控訴裁判所と連邦控訴裁判所
    実体的法律問題
    手続的法律問題
 C. 控訴通知
 D. 控訴までの停止命令
    放棄
    控訴する問題を失わないために踏んでおくべきステップ

━━━━━━━━━━━━━━━
第18章  - 特許訴訟費用の管理
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 A. 特許訴訟費用
 B. 一般的な訴訟費用管理の方法
    文書保存方針を立てる
    特許訴訟前の費用管理の選択肢
    特許訴訟を迅速に行う裁判所を選択する
    ディスカバリ申立の長さを制限する裁判所を選択する
    特許訴訟用の予算を組む
    特許訴訟に早くから関わり、関わり続ける
    外部顧問に弁護士数を抑えるように依頼する
    弁護士による一日当たりの労働時間を制限する
    テクノロジーを利用する外部顧問を選ぶ
 C. 特許訴訟中にできる費用管理
    翻訳費用の負担について相手方当事者と契約する
    依頼人が文書収集を行う
    外部顧問の場所での証言録取を承諾する
    保証があれば、早期に決定的処分の申立てを提出する
    早期マークマン・ヒアリングの要求

用語集

謝辞



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