改訂９版　特許明細書の書き方－書籍のご案内 │経済産業調査会

ＩｏＴ・ＡＩ関連発明に対応！特許明細書作成のノウハウを包み隠さず開示！
20年以上活用され続けている全ての特許実務者が座右の書とすべき名著

　2020年を目前に控えた現代社会において、第４次産業革命という技術革新が急速に展開されています。その様な中、特許明細書のあり方、また、どのようにしてこれらの技術を特許明細書に記載すべきか、どう特許権を取得していくのかは、時代の変化と共に変わっていきます。

　その様な中、本改訂９版では、「特許・実用新案審査ハンドブック」の改訂に基づき「コンピュータソフトウエア関連発明」の発明該当性判断フローを詳述すると共に、ＡＩ関連発明・ＩｏＴ関連発明の追加事例を基に「ＡＩ関連発明」と「ＩｏＴ関連発明」のセクションが新設されております。

　また、「特許法条約」（Patent Law Treaty：PLT）への加入に伴い平成28年4 月に施行された「特許法等の一部を改正する法律」において規定されている、PLT の規定を担保する事項（出願日の認定要件、出願手続等の簡素化及び容易化等）を反映させました。更に、平成30年5 月30日公布の「不正競争防止法等の一部を改正する法律」で措置されている特許法等の一部改正に伴い同年6 月9 日に施行された「発明の新規性喪失の例外期間の延長」を反映させました。また、判決例についても見直しを行い更に充実を図りました。

　本書は、全ての特許実務者の座右の書として活用いただける内容になっております。勉強中の若手実務者にとっては、「特許明細書作成」がパート別に詳細にわかりやすく解説されており、今後間違いなく実務の指針として活用し続ける座右の書となります。ベテラン実務者にとっても、上記の通り、ＡＩ・ＩｏＴ関連発明のセクション追加や判決例の見直しによる更なる充実を図る等、移り変わりの激しい特許の世界に対応しておりますので、最新版をお手許に備えることをお勧め致します。また、社外に作成を依頼している企業担当者にとっても、明細書を書く前段階である発明の発掘、提案、調査から詳細に解説しており、本書を活用することにより、依頼した明細書の質の飛躍的向上が可能になります。

　第一線で活躍中の著者らが、実際に実務に関わっている立場を生かし、「質の高い明細書」作成を目指した本書を座右の書として傍らに置き、活用いただくことをお勧めいたします。

━━━━━━━ 第Ⅰ章　序　論 ━━━━━━━ 　1 ．我が国の特許制度　　　意　義　　　我が国の知的財産戦略　2 ．特許を受けることができる発明　3 ．特許明細書　　　意　義　　　望ましい特許明細書とは　　　①　技術文献としての機能　　　②　権利書としての機能　4 ．先願主義　5 ．弁理士 ━━━━━━━━━━━━━━━ 第Ⅱ章　特許明細書作成の前段階 ━━━━━━━━━━━━━━━ 　－発明の発掘、提案、調査等－　1．出願人（企業）サイド　　　発明の発掘　　　発明の提案　　　先行技術調査　　　企業内の先行技術情報の管理　　　発明の評価及び管理　　　出願すべき発明の選別　2 ．代理人サイド　　　なぜ、面談が必要か　　　面談の形態　　　面談の前にすべきこと　　　①　発明提案書を読む　　　②　背景技術等の把握　　　③　疑問点を面談前に発明者に連絡する　　　面談での留意事項　　　①　面談の進め方　　　②　発明内容の理解・把握　　　③　出願人の意図を把握する　　　④　その他　　　三位一体となって協力する ━━━━━━━━━━━ 第Ⅲ章　特許明細書作成 ━━━━━━━━━━━ 　1 ．特許明細書の法的な記載要件　　　概　要　　　明細書　　　①　【発明の名称】　　　②　【技術分野】　　　③　【背景技術】　　　④　【先行技術文献】　　　⑤　【発明の概要】　　　⑥　【図面の簡単な説明】　　　⑦　【発明を実施するための形態】（及び【実施例】）　　　⑧　【産業上の利用可能性】　　　⑨　【符号の説明】　　　特許請求の範囲　　　①　何を記載するか　　　②　どのように記載するか　　　③　どのような形式で記載するか　　　④　発明の単一性　　　その他の記載要件　2 ．明細書等の書き方　　　明細書の書き方　　　①　【技術分野】　　　②　【背景技術】　　　③　【先行技術文献】　　　④　【発明の概要】　　　⑤　【発明の効果】　　　⑥　【発明を実施するための形態】（及び【実施例】）　　　⑦　【産業上の利用可能性】　　　特許請求の範囲の書き方　　　①　発明を把握する際の基本的事項　　　②　権利行使を考慮した基本的事項　　　③　記載上の基本的事項　　　要約書の書き方　　　図面の描き方　　　①　図面の意義　　　②　図面作成上の留意点　　　その他の留意点　　　①　明細書等の作成手順　　　②　説明の仕方　3 ．特定技術分野別の明細書等の書き方　　　コンピュータソフトウエア関連発明　　　①　概　要　　　②　ソフトウエア関連発明のカテゴリー　　　③　発明該当性　　　④　明細書　　　⑤　特許請求の範囲　　　⑥　図　面　　　AI 関連発明　　　①　発明該当性　　　②　発明の詳細な説明及び特許請求の範囲の記載要件　　　③　AI 関連技術の特定分野への応用　　　IoT 関連発明　　　①　発明該当性　　　②　発明の詳細な説明及び特許請求の範囲の記載要件　　　③　IoT 関連技術の各種分野への応用　　　生物関連発明　　　①　発明の詳細な説明の記載要件　　　　　（実施可能要件（法第36条第4 項第1 号））　　　②　特許請求の範囲の記載要件　　　　　（明確性要件（法第36条第6 項第2 号））　　　③　図　面　　　④　配列表　　　医薬発明　　　①　発明の詳細な説明の記載要件　　　　　（実施可能要件（法第36条第4 項第1 号））　　　②　特許請求の範囲　4 ．PCT 出願を含む外国出願への対応　　　外国出願を意識した明細書等の作成　　　①　明細書　　　②　特許請求の範囲　　　③　要約書　　　④　図　面　　　⑤　その他　　　PCT 出願　　　①　PCT 出願の態様　　　②　PCT 出願の利害得失　　　③　手続上の留意点　　　④　明細書等に記載すべき事項及び留意点 ━━━━━━━━━━━━━━━ 第Ⅳ章　通常特許出願以外の出願 ━━━━━━━━━━━━━━━ 　1 ．国内優先権主張出願　　　国内優先権制度の活用　　　①　新たな実施例、変形例、実験データ等、新たな内容を補充する場合　　　②　漏れのない特許権を得るために、請求項を補充する場合　　　③　法第37条の規定を活用し、複数の発明をまとめて出願する場合　　　国内優先権制度の概要　　　①　国内優先権の主張の要件　　　②　国内優先権の主張の手続　　　③　国内優先権の効果　　　国内優先権制度利用に当たっての留意点　　　出願日認定のためのみの出願（法第38条の2 ）を基礎とする国内優先権主張出願　2 ．分割出願　　　分割出願制度の概要　　　現行法のポイント　　　分割出願の活用　　　①　原出願が発明の単一性に違反している場合　　　②　限定的減縮等の補正要件を満たす補正では対応不可能である場合　　　③　いわゆるシフト補正に該当する補正をする必要がある場合　　　④　パテントポートフォリオの構築　　　⑤　変更出願に先立つ分割出願　　　分割出願の要件　　　①　形式的要件　　　②　実体的要件　　　分割出願の手続　　　分割出願の効果　　　分割出願に関する留意点　3 ．実用新案登録出願　　　実用新案制度の概要　　　実用新案登録出願の明細書等　　　特許出願との関係　　　実用新案登録出願明細書等の様式　　　特許制度・実用新案登録制度の主たる相違点 ━━━━━━━━ 第Ⅴ章　中間処理 ━━━━━━━━ 　1 ．早期審査制度　　　通常の早期審査制度　　　スーパー早期審査制度　　　特許審査ハイウェイ（PPH）制度　　　①　通常のPPH（Patent Prosecution Highway）　　　②　PCT－PPH 　　　③　PPH－MOTTAINAI 　2 ．拒絶の理由の例とその対応　3 ．新規性・進歩性、拡大先願及び先願に関する拒絶の理由とその対応　　　法第29条第1 項の拒絶の理由（新規性）　　　①　法第29条第1 項3 号の場合の拒絶理由通知の例　　　②　対　応　　　法第29条第2 項の拒絶の理由（進歩性）　　　①　法第29条第2 項の場合の請求項と拒絶理由通知の例　　　②　対　応　　　法第29条の2 （拡大先願）　　　法第39条（先願）　4 ．明細書等の記載が不備であるとする拒絶の理由とその対応　　　法第36条第4 項第1 号の拒絶の理由（実施可能要件）　　　①　法第36条第4 項第1 号に規定する要件違反の拒絶理由通知の例　　　②　対　応　　　法第36条第6 項の拒絶の理由（サポート要件、明確性要件）　　　①　法第36条第6 項の場合の拒絶理由通知の例　　　②　対　応　5 ．その他の拒絶の理由とその対応　　　「産業上利用することができる発明」ではないとする拒絶の理由とその対応　　　①　法第29条第1 項柱書（産業上の利用可能性）の拒絶理由通知の例　　　②　対　応　　　③　「産業上の利用可能性」の要件の例　　　④　法第29条第1 項柱書（発明該当性）の拒絶理由通知の例　　　⑤　「発明該当性」の要件の例　　　発明の単一性違反とする拒絶の理由とその対応　　　①　基本的留意点　　　②　発明の単一性違反の拒絶理由を受けた場合の対応の留意点　　　先行技術文献情報開示要件違反の拒絶の理由とその対応　6 ．最後の拒絶理由通知　　　「最初の拒絶理由通知」と「最後の拒絶理由通知」　　　「最後の拒絶理由通知」とされる場合　　　「最後の拒絶理由通知」への応答　7 ．意見書の提出　　　意見書の記載に際しての留意点　　　①　新規性・進歩性に関する拒絶の理由に対して、後に不利になる不必要な意見は書かない。　　　②　新規性・進歩性に関する拒絶の理由に対して、必要に応じ、効果に関する主張・立証を行う。　　　③　明細書等の記載不備の拒絶の理由に対する対応　　　④　補正の根拠の記載　　　意見書と明細書等の記載　8 ．明細書等の補正　　　関連条文　　　補正できる期間　　　補正できる内容　　　①　補正の制限　　　②　新規事項を追加する補正　　　③　シフト補正（法第17条の2 第4 項）　　　④　目的外補正　　　補正却下　　　明細書等の補正に際しての留意点　　　①　新規事項を追加する補正は行わない　　　②　不必要に特許請求の範囲を限定する補正は行わない　　　③　最初の拒絶理由通知に対する明細書等の補正の留意点　　　④　シフト補正違反とならないための対応　　　⑤　最後の拒絶理由通知に対する明細書等の補正の留意点　　　⑥　拒絶の理由となり得る文献の存在が判明したときの対応　　　⑦　請求項の記載が、自社又は他社の実際の製品と異なる事項を、請求しているときの対応　　　明細書等の補正と明細書の記載　9 ．審査官等との面接　10．補正案のFax 送信 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第Ⅵ章　審判請求及び特許異議の申立て ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 　1 ．拒絶査定不服審判　　　審判請求　　　請求の理由　　　①　進歩性に関する記載の例　　　②　明細書等の記載不備に関する記載の例　2 ．特許異議の申立て　　　申立ての理由　　　申立人適格　　　特許異議の申立てができる期間　　　特許異議申立ての手続　　　特許異議の申立ての理由の記載　　　特許異議の申立ての理由の要旨を変更する補正　　　取消理由通知（決定の予告）と訂正請求　　　請求項ごとに確定　　　取消決定の確定の効果　3 ．特許無効審判　　　無効理由　　　請求人適格　　　審判請求の時期　　　審判請求の手続　　　請求理由の記載　　　請求理由の要旨を変更する補正　　　審決の予告と訂正請求　　　請求項ごとに確定　　　確定審決の効果　4 ．訂正審判　5 ．審決又は特許異議の申立てにおける取消決定に対する知財高裁へ　　　の出訴 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第Ⅶ章　明細書等の記載に関する判決例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 　1 ．明細書等の記載事項の意義　　　特許制度と明細書の記載に関する要件　　　法第36条第4 項及び法第36条第6 項の意義　　　当業者について　　　特許請求の範囲について　　　明細書について　　　図面について　2 ．明細書等の記載事項の要件　　　特許請求の範囲の記載について　　　　（特許請求の範囲の特定の仕方）　　　発明の詳細な説明の記載について　3 ．明細書等の記載事項の解釈　　　解釈一般　　　特許請求の範囲の記載の解釈　　　発明の詳細な説明の解釈　4 ．数値限定の記載と解釈　　　特許請求の範囲における前提条件の記載と数値限定　　　発明の詳細な説明における臨界的意義の記載　　　数値限定の解釈　　　引用公報の特許請求の範囲における数値限定の解釈　　　付随的な目的に対応する数値限定の記載の程度　5 ．「発明該当性」の判断　　　「発明」に該当しないとした審決を支持した判決　　　「発明」に該当しないとした審決を取り消した判決　6 ．実用新案登録出願固有の事項 ━━━━━━━━━━━━━━━ 第Ⅷ章　権利行使に関する判決例 ━━━━━━━━━━━━━━━ 　1 ．特許権及び特許発明の技術的範囲　2 ．特許発明の技術的範囲の確定　3 ．権利行使における特許明細書の役割　　　特許請求の範囲の役割　　　明細書の役割　4 ．特許請求の範囲の解釈における判断資料　　　出願時の技術水準　　　出願審査経過（包袋資料の参酌）　　　辞書の参酌　5 ．特許請求の範囲の記載中の必要以上の限定　6 ．数値限定のある特許請求の範囲の権利解釈　7 ．機能的に記載された特許請求の範囲の権利解釈　8 ．均等論　　　「ボールスプライン軸受」事件　　　均等が否定された事例　　　均等が認められた事例　　　まとめ　9 ．間接侵害　10．無効理由が存在する場合　11．注目すべき判決 ━━━━ 巻末資料 ━━━━ 　1 　明細書の作成にあたって特許法施行規則等で規定されている事項　2 　特許出願に関する審査・審判のフローチャート　3 　特許公報・公開特許公報・登録実用新案公報　　　（フロントページのみ）　4 　特許法・審査基準等改正一覧　5 　参考文献一覧　　　事項索引　　　条文索引　　　判例索引　　　あとがき