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米国特許出願書類作成および
侵害防止戦略
U. S. Patent Application Drafting and Infringement Avoidance Strategies(PADIAS)
ベンジャミン J.ハウプトマン/キエン T.リー  共著

発行 2017年 9月 4日 A5判 420ページ

本体 4,000円(+税)  送料 実費

ISBN978-4-8065-2994-1


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   内容紹介 イメージ
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主要目次
━━━━━━━━━━━━━━━
第1章 米国特許出願書類の作成
━━━━━━━━━━━━━━━
第1節−始めに−クレームドラフティング
 A. 特許図面の準備とクレームの作成
 クレーム作成の根本原理
  1. 第1の独立クレーム(少なくとも1つの新規な点を含む)の起草
   クイズ1
  2. 第1の独立クレームの拡張
   クイズ2
  3. 他の独立クレームの作成
  (@) 複数の新規な点を網羅する
  (A) 発明の異なるカテゴリーやクレームタイプを網羅する
   クイズ3
  4. 限定要求について
  5. 図面の追加
  (@) 異なる図面のタイプ
  (A) 縮尺図面
  6. 明細書中のクレームの特徴と裏付けについて
  7. 新規事項とは
  8. 商品化可能な製品/プロセスを網羅するクレームセットの作成
  9. 初回は、狭いクレームセットをでの出願を検討する
  10. 開示された発明/実施形態をすべてクレームする
  (@) 従属クレームの利用
  (A) ミーンズ・プラス・ファンクションの構成要素の利用
   (a) ミーンズ・プラス・ファンクション構成要素の不適切な記載が招く結果
   クイズ4
  11. ジェプソン型クレーム
  12. 方法クレーム
  13. クレーム識別の法理
  14. 装置クレーム
   クイズ5
   クイズ6
  15. クレームにおける選択的クレーム表現またはマーカッシュ表現の使用
 B. クレームツリーの作成−なぜ有効か
  1. クレームツリーの材料を収集する
  2. 収集した材料を整理する
  3. クレームツリーを組み立てる
 C. 完成したクレームツリーに基づいて、クレームの初稿を書く
 D. クレーム初稿を修正する
   クイズ7
 E. クレームツリーを用いてクレームの下書きを作成する−まとめ
 F. 同じタイプのクレームにおいて、発明を異なる表現で特徴づけたクレームの例
 G. 数値限定(Range)
 H. プロダクト・バイ・プロセス
   クイズ8

第2節−明細書作成
 A. ” INVENTION”(「発明」)等の用語を避ける
 B. 項目名
 C. 冒頭の段落
 D. 米国特許法第112条第1段落の遵守
 E. 十分に詳細な図面の説明
 F. 定義
 G. 明瞭さ ― 組み立て
 H. 用語
 I. 代替実施例
 J. 数値限定およびミーンズ・プラス・ファンクション・クレーム限定を裏付ける
 K.「 安全性」について論じない
 L. 米国特許法第101条の問題を回避する/最小限にする
 M. 極端な言葉を避ける
 N. 名称
 O. 参照組み込み(Incorporation By Reference)
 P. 技術分野
 Q. 背景
  クイズ9
 R. 概要(Summary)
  クイズ10
 S. 図面および図面の簡単な説明
 T. 要約
  クイズ11
  クイズ12

━━━━━━━━
第2章 中間手続
━━━━━━━━
第1節−その引用例は、先行技術なのか?
 A. 改正米国特許法(America Invents Act 2011)
 B. AIAにおける先行技術の定義
  1. AIA第102条(a) 先行技術 
  2. AIA第102条(b) 先行技術の例外
  3. AIAの日付の例
  クイズ13
  クイズ14
  クイズ15
  クイズ16
 C. 旧法―なぜまだ関係があるのか?
 D. 旧法による先行技術の定義
  1. 先行技術としての基準日
  (@) 米国引用例
  (A) 外国引用例
  (B) PCT引用例
  2. 発明者資格
  3. 所有者−共通の譲受人

第2節―拒絶理由を否認できるか? 
 A. クレームされていない特徴について意見を述べない。
 B.「 発明」(“the invention”)ではなくクレームについて意見を述べ、かつ独立クレーム毎に個別に意見を述べる。
 C. クレームされた発明の裏付けとして、明細書および図面に記載された要素/利点に言及する。
 D. 意見において、むやみに文章を強調表示しない。
 E. 引用例がクレームの特徴を教示または示唆していない理由を述べる。
 F. 特許可能とされたクレームについて意見を述べない。
 G. 出願人自身の引用例の信ぴょう性を著しく損なわないようにする。

第3節―最後の手段としての補正
 A. 補正しすぎない。
 B. 発明の特徴/開示された実施形態をすべてクレームするように、新規にクレームを追加する。
 C. 特許可能とされた従属クレームを、実質的な変更を加えることなく独立クレームに書き換える。
 D. 同一の顕著な特徴を、様々な文言を用いて複数のクレームに記載する。 
 E. クレームを補正した理由を説明する。
 F. クレーム補正の根拠を指摘する。
 G. 追加/補正クレームの特徴を確実に図面に示す。
  クイズ17 

第4節― 旧米国特許法第102条(a)または第102条(c)の拒絶理由の解消
 A. 旧米国特許法第102条(a)または旧米国特許法第102条(e)の引用例を排除する。
  1. 外国優先権主張を完成する
  2. 国内優先権を完成する
  3. 宣誓繰り上げ―規則131の宣言書
  4.「 他人(“another”)」によるものではない―規則132の宣言書
 B. 旧米国特許法第102条(a)または旧米国特許法第102条(e)の引用例を排除するための反論または補正

第5節―旧米国特許法第102条(b)の拒絶理由の解消

第6節―旧米国特許法第103条(a)の拒絶理由の解消
 A. 一般的推奨
 B. 法的根拠に基づいて審査官の自明性の論拠を攻める。
 C. 記録に無い事実についての審査官公式通知(Examiner’s  Official Notice of Facts)または技術常識への依拠を常に攻める。
 D. 避けるべき反論
  1. クレームされていない特徴について述べる。
  2. 付加的な利点や、先行技術に内在し得る潜在的な特性について述べる。 
  3. 引用例が、物理的に組み合わせられないことを述べる。
  4. 拒絶が引用例の組み合わせに基づいているのに、引用例について個別に論じる。 
  5. 組み合わされた引用例の数について述べる。
  6. 引用例の古さについて述べる。
  7. 経済的実現可能性について述べる。
   クイズ18

第7節―米国特許法第112条第1段落の拒絶理由の解消
 A. 明細書記述要件
 B. 実施可能要件
 C. ベストモード要件

第8節―米国特許法第112条第2段落の拒絶理由の解消
 A. クレームの文言に適切な先行詞を確実に付す。
 B. 相対的な語句を避ける。
 C. 例示的なクレームの表現を避ける。
 D. 推論的クレーム(inferential claiming)や流し書きクレームを避ける。 
 E. オムニバスクレームを避ける。 

第9節―二重特許(ダブルパテント)の拒絶理由の解消
 A. 二重特許の概要
 B.「 仮」と「非仮」
 C. 法定型 対 非法定型 
  1. 法定型(statutory type)(異なる案件のクレームが、同一の発明に関する) 
  2. 非法定型(non−statutory type)(異なる案件のクレームが、自明な変形例の発明に関する) 
 D. 二重特許と情報開示義務

第10節―限定要求(Restriction Requirement)への応答
 A. USPTOの実務
 B. 限定要求に応答する際の一般的推奨
  1. 出願人は、発明を選択しなければならない
  2. ほとんどの場合、否認が推奨される
  3. 自明性に関して自認しない
 C. 発明の限定(Invention Restriction)に応答する
 D. 種の限定(Species Restriction)に応答する

第11節―方式的拒絶理由の解消
 A. 方式的拒絶 対 実体的拒絶
 B. 審査を進展させるためには、補正が一般的に推奨される
 C. 有害な補正を避けるように注意する

第12節―中間手続における推奨事項のまとめ

━━━━━━━━━━━━
第3章 中間手続 上級編
━━━━━━━━━━━━
第1節−KSR 拒絶への反論
 A. 経緯
  1. TSM(Teaching−Suggestion−Motivation)テスト
  2. CAFCの(後に最高裁に覆された)見解
  3. 米国連邦最高裁判決
 B. KSR 後のUSPTOガイドライン
C. 非自明性を主張するためのKSR 後の反論
  1.K SR後に使えなくなった反論
  2.K SR後でも使えるが弱い反論
  (@)W yers対Master Lock
  (A) In re ICON Health & Fitness, Inc
  3.KSR後も有効な反論
  (@)「 先行技術が解決しようとする課題を達成できない」
  (A)「 組み合わせは動作原理を変えるものであってはならない」
  (B)「 阻害要因がある」
  (C)「 技術常識に反する」
 D. 先行技術の組み合わせ/変更に関するUSPTOの6つの付加的論拠に対する反論
  1. 付加的論拠1:予見できる結果をもたらす公知の方法によって、先行技術の要素を組み合わせること。
  (@)I n re Omperazole Patent Litigation
  (A) Crocs, Inc 対U S International Trade Commission
  (B)D ePuy Spine, Inc 対Medtronic Sofamor Danek, Inc
  2. 付加的論拠2:ある公知の要素を別の要素に単に置き換えて、予見できる結果を得ること。
  (@)E isai Co, Ltd 対Dr Reddy’ s Labs, Ltd
  (A)P roctor & Gamble Co対Teva Pharmaceuticals USA, Inc
  3. 付加的論拠3:公知の技術を用いて、類似の装置(方法、または製品)を同様に改良すること。
  4. 付加的論拠4:すぐに改良して予見できる結果を得ることができる公知の装置(方法、または製品)への公知技術の適用。
  (@)M uniauction, Inc対Thomson Corp
  (A) Leapfrog Enterprises, Inc対Fisher Price, Inc
  5. 付加的論拠5:「試みるのは自明」−有限数の特定済みの予見できる解決策から、合理的な成功の見込みを持って選択すること。
  (@)T akeda Chemical Industries, Ltd対Alphapharm Pty, Ltd
  (A)O rtho−McNeil Pharmaceutical, Inc対Mylan Labs, Inc
  (B)S anofi−Synthelabo対Apotex, Inc
  (C) Rolls−Royce, PLC対United Technologies Corp
  (D) In re Kubin
  6. 付加的論拠6:設計上の誘因やその他の市場の圧力により、ある分野において知られている開発努力が、同一の分野または異なる分野で利用するための変形例につながる可能性がある場合であって、その変形例が、当業者にとって予見できる場合。
 E. USPTOのKSR 自明性拒絶に備える出願書類作成実務についてのアドバイス
  1.「 背景(Background)」の項において公知の先行技術を論じることを避ける。
  2. 発明の実施形態を公知の技術の断片の組み合わせとして記述することを避ける。
 F. USPTOのKSR 自明性拒絶に対処するための中間手続についてのアドバイス
  1. 第102条(a)・(e)の先行技術を排除するために、先の発明を示す米国特許法施行規則1.131条に基づく宣誓供述書または宣言書を用いる。 
  2. 該当する場合、共有を陳述する供述書を用いて、第103条(c)に基づき、共有に属する第102条(e)先行技術を排除する。
  3. 特許法施行規則1.132条に基づく宣誓供述書または宣言書を用いる。

第2節―拒絶理由通知の評価
 A. 拒絶理由通知を素早く評価するための推奨チェックリスト
 B. 拒絶理由通知評価チェックリスト詳説
  1. 問題について拒絶理由通知全体にざっと目を通す 
  2. 方式的拒絶理由
  3. 特許可能とされた主題
  4. 実体的拒絶理由の素早い見直し
  (@) 米国特許法第112条上の問題
  (A) 米国特許法第102条/第103条上の問題
  (B) その他の問題

第3節―最終拒絶理由通知後の実務
 A. 選択肢
 B. 拒絶理由通知の最終性(Finality)を争う、あるいは回避する
 C. 最終拒絶理由通知後の応答
  1. 再考請求
  2. 最終拒絶理由通知後の補正
  3. アドバイザリアクション ― 「2ヶ月」の推奨
 D. 継続審査請求(RCE)
  1. RCE提出物としての補正書―第1回の拒絶理由が最終となることを避ける
  2. IDSを適時に提出することにより、無駄なRCEを避ける
  3. RCE提出物としての宣言書による証拠
  4. RCEの効果的な利用―1出願につき2度以上のRCEは無用
  5. 審査保留申請(Request for Suspension of Action)
 E. 継続的出願
  1. 継続的出願の要件
  (@) 親出願に基づく米国国内優先権を適時かつ適切に主張する
  (A) 親出願との同時係属
  (B) 親出願と共通の少なくとも1人の発明者
  2. 継続的出願についての実務上の留意点
  (@) 出願後の継続性の訂正
  (A) IDSの相互提出
  (B) 特許権利期間
 F. 継続出願
  1. 継続出願戦略
  (@) 親出願に特許可能とされたクレームがある場合の継続出願
  (A) 発明者資格訂正のための継続出願
  (B) 拒絶理由通知応答の時間稼ぎのための継続出願
  (C)「 発明の変更」のための継続出願
  2. RCEと継続出願との比較
 G. 分割出願
  1. どのタイプの継続的出願を行うか:分割出願か、継続出願か? 
  2. 二重特許の懸念―分割出願 対 継続出願
  3. 分割出願戦略
 H. 一部継続出願(CIP)
  1. CIP 対 分割出願/継続出願
  2. CIP出願戦略
  (@) 開示の瑕疵を是正するためのCIP出願
  (A) 実体的拒絶理由を解消するための開示を追加するCIP出願
  (B) 最新の開発成果を開示してクレームするためのCIP出願
  3. CIPに関する実務上の留意点―親出願と共通の少なくとも1人の発明者が必要
 I. 審判請求
 J. 審判請求理由補充書提出前のレビュー請求(PABRR) 
  1. PABRR 対 再考請求
  2. PABRR 対 審判請求理由補充書
  (@) PABRRは廉価
  (A) 先に述べた意見をPABRRに参照組み込みできる(審判請求理由補充書では推奨されない)
  (B) PABRRでは、いかなる補正も(方式事項に関する補正であっても)許容されない 
  (C) PABRRの準備期間は、審判請求理由補充書よりも短期間 
  (D) PABRRに対するUSPTOの決定は、審判請求理由補充書よりも迅速 
  (E) 同じ合議体がPABRRと審判請求理由補充書の両方の見直しを行う可能性が高い 
  (F) PABRRと審判請求理由補充書との異なる見直し基準 
  (G) PABRRか審判請求理由補充書かを選択するための戦略
  3. PABRR後の選択肢
  4. PABRR提出戦略のまとめ
 K. 審判請求理由補充書と審判手続における後続のステップ
  1. 審判請求理由補充書
  2. 審査官の答弁
  3. 弁駁書(Reply Brief) 
  4. 弁駁書への審査官の応答−第2回の弁駁書
  5. 口頭審理請求
  6. 審決
 L. 最終拒絶理由後の実務まとめ

第4節―「審査官のランク付け」による権利化手続
 A. 特許査定率が高い等級Aの審査官に対する推奨戦略
 B. 特許査定率が平均的な等級Bの審査官に対する推奨戦略
 C. 特許査定率が不当に低い等級Fの審査官に対する推奨戦略

結論 

翻訳を終えて〜特許翻訳についてひとこと

クイズ解答

付録
 付録1−よだれかけ開示
 付録2−USPTOによる特許保護適格性のある主題例(2015年7月)
 付録3−出願書類作成チェックリスト(抄録) 



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