米国特許実務オフィスアクションへの対応　―書籍のご案内│経済産業調査会

判例と実務を組み合わせた米国特許実務者必須の一冊！
判例、審決、および、大幅に改訂されたMPEP（審査基準）を踏まえたオフィスアクションへの対応を著者の長年の経験を踏まえて説明

　米国は判例法の国であり、米国の特許実務の考え方も判例を基礎としております。したがって、判例を理解して基本となる考えを理解することが重要であります。また、実務については、経験とともに審査基準であるMPEPを理解することが必要であります。MPEPは、最高裁判所や連邦巡回控訴裁判所の判例を基に作成されておりますが、2020年６月に大きく改訂されました。この改訂版は、裁判所の最近の判例を反映させたものであります。

　米国特許法には拒絶理由に対していくつもの反論の方法があります。例えば、第103条の拒絶に対しては、拒絶の内容や引用文献の内容などにより様々な反論の方法があります。また、審査官の過度のクレーム解釈やミーンズプラスファンクションクレームの解釈についても、複数の応答の仕方があります。本書では、これらの各応答について、判例や審決での教示内容に加え、改訂版MPEPの内容を紹介しながら、基本的な考え方、そして、これらを踏まえた応答について説明しております。

　本書は判例を中心としつつ、審決を含め合計70件以上紹介しており、判例と実務を組み合わせた実践的な内容になっており、米国特許実務に携われている方、必須の実務書となっております。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第１章　第103条（自明性：obviousness）拒絶および第102条（予期性：anticipation）拒絶への対応 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Ⅰ．第103条（自明性：obviousness） Ⅰ－１．第103条の審査のルール Ⅰ－２．第103条（自明性：obviousness）拒絶に対する応答　［引用文献の特徴からみた反論］１．引用文献は“Non-Analogous”（非類似）である　.　概　要　.　判　例　.　反論の例文（英文）２．引用文献は“Teach Away”している　.　概　要　.　判　例　.　反論の例文（英文）３．引用文献を発明の構成の様に変更するのは引用文献の目的／基本的考えに反する　.　概　要　.　判例・審決　.　反論の例文（英文）４．引用文献を組み合わせる（引用文献を変更する）動機（motivation）／理由が不適切である　.　概　要　.　判例・審決　.　反論の例文（英文）５． Reasonable Expectation of success　（合理的な成功の期待）　.　概　要　.　判　例６．拒絶の理由付けは「Hindsight Logic」（“後知恵”の理由付け）である　.　概　要　.　審　決　.　反論の例文（英文）７．Design Choice（設計上の選択）への対応 74 　.　概　要　.　判例・審決７－１．［参考］引用文献の簡単な変形によって本願発明の構成が達成される場合８．Common sense（常識）への対応　.　概　要　.　判　例９．クレームのパラメーターの限定範囲と引用文献のパラメーターの範囲９－１．クレームのパラメーターの限定範囲と引用文献の範囲が重なっている、あるいは、非常に近い場合　.　基本ルールおよびオフィスアクションへの対応 103 　.　判　例９－２．ルーチンの実験・最適化（routine experimentation ／ routine optimization）への対応　.　基本ルールおよびオフィスアクションへの対応　.　判　例 10．オフィスアクションは、クレームを全体（as a whole）として解釈していない　.　概　要　.　反論の例文（英文） 11．審査官の主張する“主要引用文献と請求項の差異”は正確ではない　.　概　要　.　反論の例文（英文） 12．本願発明は、課題を発見し解決策を提示しているとの主張　.　概　要　.　判　例 13．機能を含んだクレーム構成に対する拒絶への対応　.－１．　コンピューターを実装した装置が達成する機能　.－２．（コンピューターとは関係ない）装置が達成する機能　.　判例・審決 126 　.　反論の例文（英文） 133 14．効果（criticality/advantages/unexpected results）の主張　.　概　要　.　判　例 15．Secondary Consideration（副次的考慮事項）／ Objective evidence（客観的な証拠）　.　概　要　.　判　例 Ⅱ．第102条（予期性：anticipation）拒絶および第103条（自明性：obviousness）拒絶に対する応答（共通事項）１．本質的開示（inherent disclosure）　.　概　要　.　判例・審決　.　反論の例文（英文）２．オフィスアクションの論理矛盾を指摘する。３．引用文献には請求項の構成要件が記載されていない／引用文献から請求項の構成要件は自明（obvious）ではない４．“Official Notice/ Common knowledge”への反論５．図面の記載内容を基に拒絶された場合の反論６．翻訳された引用文献（例、日本の公開公報）の解釈が不適当な場合７．米国特許商標庁のガイドラインに沿っていないオフィスアクションや、明らかに拒絶が不適切なオフィスアクションへの対応８．オフィスアクションの対応に際して留意すべき事項 Ⅲ．第102条（予期性：anticipation）拒絶への対応 Ⅲ－１．第102条拒絶の基本ルール Ⅲ－２．第102条拒絶に対する応答１．引用文献はクレームを構成する各構成要素全てを、明示的あるいは本質的に開示していない２．引用文献はクレームの特定の組み合わせを開示していないが、引用文献から当業者がその特定組み合わせを予知（envisage）出来る場合の考え方　.　概　要　.　判　例３．クレームのパラメーターの限定範囲と引用文献のパラメーターの範囲（「第１章　Ⅰ－２．９－１．クレームのパラメーターの限定範囲と引用文献の範囲が重なっている、あるいは、非常に近い場合」参照）４．第102条拒絶に対しては関係のない主張（審査官は考慮しない主張）　.　概　要　.　判　例 Ⅳ．引用文献を引用文献としての資格をなくす１．優先権主張の基礎の日本出願の翻訳を提出する（米国の審査実務の観点から）　.　概　要　.　優先権主張の基礎となっている日本出願が米国出願のクレームをサポートするとは２．米国特許法第102条（b）項の規定による引用文献の例外（排除）　.　特許法第102条（b）項（1）（A）による引用文献の排除　.　特許法第102条（b）項（2）（C）による引用文献の排除３．本願米国出願はPCT出願の米国国内移行の場合４．引用文献が優先日を主張している場合 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第２章　クレーム解釈（Claim interpretation） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Ⅰ．明細書に照らし合理的な範囲内で可能な限り広い解釈１．クレーム解釈の基本 201 ２．審査官のクレーム解釈が過度に広くこれに反論する場合　.　反論のポイント　.　判例・審決　.　反論の例文（英文）３．簡単なクレームの補正で拒絶を解消できる場合 Ⅱ．Preamble（前文）の解釈／ Preamble（前文）はクレームを限定するか否か？　.　基本ルール　.　対　応　.　判　例 ━━━━━━━━━━━━━━━━ 第３章　第11 2条拒絶に対する応答 ━━━━━━━━━━━━━━━━ Ⅰ．第11 2条（a）項／第11 2条（b）項１．第112条（a）項　.　実施可能要件（enablement requirement）　.　記載要件（written description requirement）２．第112条（b）項　.　基　準　.　出願人は請求項の用語を定義することができる　.　請求項の用語は、明細書中の用語と一致しなくてもよい　.　請求項の広さは関係ない　.　機能的な表現　.　否定的な限定（negative limitation）　.　相対的な用語（relative terminology）３．判例・審決［第112条（a）項　実施可能要件］［第112条（a）項　記載要件］［第112条（b）項］［基準や構成要素が変動するのでクレームは不明瞭と判断した審決］［否定的な限定］ Ⅱ．ミーンズプラスファンクションクレーム（Mean plus function claim）１．概　要　.　概　要　.　ミーンズプラスファンクションクレームか否かの具体的な判断基準　.　コンピューターが実施する機能をミーンズプラスファンクション形式で記載する場合　.　引用文献が開示すべき内容２．オフィスアクションへの応答　.　争点となっている用語はミーンズプラスファンクションクレームではないという証拠を示す　.　クレームを補正する　.　引用文献の確認３．判例から留意する点４．判　例 ━━━━━━━━━━━━━━━━ 第４章　第101条（特許対象発明） ━━━━━━━━━━━━━━━━ Ⅰ．特許対象発明、および、その判断手法１．最高裁判所が示した判断ステップ２．米国特許商標庁の判断ステップ３．米国特許商標庁の各判断ステップの概要　.　ステップ２Aの第一ステップ（Step ２A Prong One）の概要　.　ステップ２Ａの第二ステップ（Step 2A Prong Two）の概要　.　ステップ２Ｂの概要４．オフィスアクションへの対応　.　MPEPを踏まえて　.　判例、審決を踏まえて Ⅱ．判例・審決［クレームは技術の改良と認めた判例］［明細書の重要性を示した判例］［クレームの限定事項が不十分であることを示している判例］［治療方法、および、自然現象を活用したクレームに関する判例］［米国特許商標庁の採用しているステップで判断し、Informative（審判部の規範やガイダンスとなる）と指定された審決 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第５章　オフィスアクションを受けたときに留意すべき事項 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １．Non-Final Office Actionを受けた場合２．Final Office Action（最終拒絶）を受けた場合　.　Final Office Action（最終拒絶）が適切であるかのチェック　.　最終拒絶に対する応答の制限　.　最終拒絶に対する応答 .　First Action Final Rejection（ FAFR）３．Advisory Actionを受けた場合４．面接（Interview）の実施５．審査官のチェック　.　担当審査官はPrimary ExaminerかJunior Examinerか？　.　担当の米国弁護士の経験を踏まえる　.　審査官の登録率をチェックする　参考　特許法条文索引